Marcas, una herramienta para darse a conocer

Resoluciones en tribunales respecto a la función y vigencia de las marcas
 .  (Foto: iStock)

CADUCIDAD DE LAS MARCAS. LA CARGA DE ACREDITAR SU USO PARA QUE NO SE ACTUALICE ESTA SANCIÓN CORRESPINDE AL PROPIETARIO DEL SIGNMO Y NO A QUIEN INICIO EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA RELATIVO.La caducidad es una sanción por la falta de uso de la marca por el titular o licenciatario autorizado, que abre la posibilidad de que otros competidores adquieran la titularidad del signo. Por ello, el uso de éste es la condición necesaria para conservar su registro exclusivo. Así, en términos de los artículos 130, 140, 141 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, corresponde al propietario de la marca acreditar su uso, y no a quien inició el procedimiento de declaración administrativa de caducidad.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 742/2015. 3 de marzo de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Ojeda Velázquez. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina Alcántara.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Administrativa, Tesis Aislada, I.3o.A.26 A (10a.), Registro: 201436, mayo de 2017.

MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE SU FUNCIÓN DISTINTIVA. La función social de las marcas las caracteriza como los instrumentos de identificación de los bienes y servicios; como el vehículo para el desarrollo de la competencia y del ejercicio de elección de los consumidores de los productos y servicios a partir de su carácter distintivo. Esta función, analizada a partir de una concepción dual, no sólo del titular del registro, sino del propio consumidor, revela la necesidad del uso del signo para que, a partir de la identificación de los productos y servicios, se lleve a cabo la contienda económica dentro de un mercado de competencia legal, permitiendo la identificación de los bienes a través del uso de las marcas registradas. De este modo, el uso de las marcas se convierte en un elemento indispensable para el debido desarrollo del mercado, y garantiza que los signos tengan efectividad en su función distintiva para la elección de los productos que amparen; en el entendido de que, ante la omisión de su uso, se permite su registro por otro competidor comercial.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 742/2015. 3 de marzo de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Ojeda Velázquez. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina Alcántara.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Administrativa, Tesis Aislada, I.3o.A.25 A (10a.), Registro: 2014376, mayo de 2017.

MARCAS. EL REGISTRO DEL CONTRATO DE CESIÓN RELATIVO NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE EXISTENCIA NI UNA CONDICIÓN DE EFICACIA JURÍDICA DEL PROPIO ACTO, YA QUE SÓLO TIENE EFECTOS PUBLICITARIOS. La Ley de la Propiedad Industrial no establece los requisitos de validez de un contrato de cesión de derechos de una marca, por lo que debe atenderse a la legislación común para advertir su existencia jurídica. De esta manera, aun cuando en términos del artículo 136 de ese ordenamiento, la licencia de uso que conceda el titular de la marca debe estar registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ello no constituye un requisito de existencia del contrato mencionado ni una condición para su eficacia jurídica, porque dicho precepto no lo prevé así. Por tanto, el registro indicado sólo tiene efectos publicitarios, pues divulga la transmisión de la propiedad de una marca por el titular a un tercero. Por esos motivos, el registro será necesario únicamente para ejercer acciones de defensa del uso de la marca frente a terceros.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 742/2015. 3 de marzo de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Ojeda Velázquez. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina Alcántara.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Administrativa, Tesis Aislada I.3o.A.27 A (10a.), Registro 2014377, mayo de 2017.

El Poder Judicial de la Federación, en concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó tres tesis referentes al tema de marcas, en específico al tiempo de caducidad, la función que tienen frente a los consumidores y la falta de regulación conforme a los elementos de validez que debe de contener el contrato de cesión de derechos. A continuación se exponen ciertas consideraciones:

Sobre la caducidad, se detalló que el paso del tiempo es uno de los factores principales que las marcas tienen en su contra, tal y como lo estipula el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), si transcurren tres años y la marca se encuentra en desuso por parte del titular o licenciatario autorizado, se dará lugar a la apertura de posibilidades para que otros competidores puedan adquirir la titularidad del signo mencionado, es decir, aplicará la caducidad de la marca.

Derivado de ello y tomando en cuenta lo estipulado en la LPI, solamente se pondrá a consideración la no aplicación de la caducidad, si el titular de la misma hubiese dado aviso del motivo de suspensión de manera oportuna y tendrá la facultad de proteger legalmente los derechos de las mismas y, de no haberlo realizado, se dará lugar al efecto en comento.

Por lo que se concluye que el propietario será el indicado para acreditar su uso y no así, a quien inició el procedimiento de declaración administrativa de caducidad. De ahí que se emitió la primera de las tesis citadas al inicio de este apartado.

Se enunció que el objetivo principal de una marca, es que sirva como instrumento de identificación para los bienes y servicios para los que fue destinada y que se utilice como distintivo entre otros de su misma especie, permitiendo con ello, la libre elección de los consumidores, según el artículo 87 de la LPI, a partir de su caracter de marca registrada.

Es así como la marca, con el paso del tiempo y del reconocimiento de los consumidores, avala la calidad del producto o servicio que representa y al caer en desuso, se inicia la caducidad y otro competidor podrá hacer uso de la misma, afectando completamente al licenciatario original o dueño de la marca, todo ello se consideró dentro de la tesis de rubro MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE SU FUNCIÓN DISTINTIVA, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Administrativa, Tesis Aislada I.3o.A.25 A (10a.), Registro 2014376, mayo de 2017, enunciada en segundo término.

Finalmente, por lo que hace al registro del contrato de cesión, nuevamente, conforme a la LPI, se puede observar que no se establecen los requisitos de validez que debería contener para proceder a la cesión de derechos de una marca.

No obstante, el numeral 136 menciona lo referente a la licencia de uso que concede el titular de la marca, y afirma que deberá estar registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero ello no es suficiente para que se constituya como requisito de existencia del contrato mencionado, ni una condición para su eficacia jurídica.

De ello se concluye que dicho registro, únicamente tiene efectos publicitarios porque solo divulga la transmision de la propiedad de una marca del titular a un tercero. Siendo de utilidad solamente para ejercer acciones de defensa del uso de la marca frente a otros.