Cambios en materia de propiedad intelectual

Existen nuevas figuras y modelos que permiten a los solicitantes proteger su marca.
Lic. Bernardo Férnandez del Castillo
Coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual del INCAM

Este año la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) ha sufrido diversos cambios atenientes a la protección de la creatividad; así se han incorporado otros respecto al uso de la tecnología. Todo ello se derivó de la presión internacional para que nuestro país homologara su legislación con los diferentes tratados internacionales suscritos en la materia. 

Es así como se llevaron a cabo dos reformas importantes, la primera el 13 de marzo de 2018, respecto a diseños industriales. Las modificaciones entraron en vigor el 24 de abril de 2018, y tienen el fin de lograr la simplificación y homogeneización de reglamentos y trámites con el ámbito internacional.

Los cambios efectuados en el proceso de registro y de los requerimientos tienen, además, fundamento en el nivel de transparencia de la información, motivo por el cual, ahora las solicitudes de diseño industrial y las de modelo de utilidad serán publicadas.

El concepto de diseños industriales se define más; su estudio e inclusive su vigencia (25 años con renovación cada cinco años); se introducen las indicaciones geográficas, que principalmente manejan los países europeos y ahora con el nuevo tratado de libre comercio que se va a firmar; se requieren más y México es un país con riqueza, cultura y tradiciones.

Anteriormente solo se tenían las denominaciones de origen, figura que se contempla desde hace mucho tiempo, y que además es con la que se identifica como país; por ejemplo, el tema del tequila. Sin embargo son limitativas, por ello su diferencia con la indicación geográficata.

Es más amplia y con ella se otorga el reconocimiento a un producto o servicio en una zona en particular con la única condición de que cumpla con ciertas características, con ello se amplia el espectro de protección y todos pueden beneficiarse.

Por otra parte, existen otras reformas aplicadas a la LPI, que se publicaron en el DOF el 18 de mayo de 2018 y que entraron en vigor el 10 de agosto siguiente. Entre las adecuaciones más destacadas están:

  • nueva definición de marca
  • marcas olfativas y sonoras, de certificación, notoriamente conocidas
  • definición de mala fe
  • aviso de uso desde la solicitud, y
  • recurso de oposición para no registrar una marca

En términos generales estos puntos hacen que sea la reforma más importante en los últimos 25 años en materia de propiedad industrial. Esto significa un reto para todos, desde la autoridad para que realmente vea que se cumpla, para los profesionistas el difundirla, y para los consumidores aprovecharla y explotar sus beneficios, nos comenta el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C. (INCAM), a quien IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral le planteó las siguientes cuestiones relativas a estas dos significativas reformas. 

¿Cuáles son los retos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto a la presentación y recepción de solicitudes?

El IMPI cuenta con la capacidad para hacer frente a los cambios; no obstante, estas reformas conllevan que se tenga que reestructurar, pero es una tendencia a nivel mundial, se tienen que aprovechar las tecnologías y al final de cuentas se implementó hace algunos años la marca en línea, entonces se tiene que ir acorde a lo que se ha venido haciendo y es una buena postura.

Algunos cuestionaban el acceso a Internet, hoy en día todo mundo tiene acceso a él, el IMPI tiene el portal de marcanet, en el que se le puede dar seguimiento a la solicitud y con ello se cumple con los objetivos del gobierno que eran acotar los casos, usar menos papel, simplificar y agilizar los trámites.

A pesar de que la recepción se puede hacer en línea, hoy en día las marcas olfativas se van a tener que hacer presenciales, y ahí es en donde están los retos para poderlos superar. En principio el tema de la recepción de documentos, la marca en línea sí ha funcionado y la gente la tomó para bien.

Respecto al examen de forma ¿cuáles serán los criterios ahora?

Según lo comentado por el IMPI no varía en nada, lo único que cambian son los plazos porque se tiene el sistema de oposición, bajo el cual se tendrá que cumplir con ciertos requisitos, parámetros y reglas. Si se presenta una solicitud, esta se publica en la gaceta y se tiene un mes para informar de que hay una publicación de una marca; a partir de ese momento se tiene la posibilidad de imponer la famosa oposición, con pruebas y toda evidencia para acreditarla.

Posteriormente se le va a notificar al solicitante que tiene una oposición y le da un mes para que pueda manifestarse, de ofrecer sus pruebas, entrando en un período de alegatos y finalmente a la espera y que el IMPI determine.

Lo que está haciendo el IMPI en términos generales es que no interrumpe de alguna forma el estudio. Se debe recordar que hace un estudio de forma y luego uno de fondo; el de forma lo va a seguir haciendo mientras corren los plazos de la oposición y una vez que cumpla con los requisitos de forma y que corren los plazos de la oposición, se analizará si hubo o no esta y si es procedente, después se hace el estudio de fondo para considerar o citar una anterioridad adicional. Así en principio no cambia su forma de trabajo.

Sobre el examen de fondo ¿cambian los impedimentos legales y el trámite de oposición?

No, no van a cambiar. El IMPI sigue teniendo sus criterios de antecedentes y anterioridad o impedimentos, pero la oposición es para abrirle los ojos a la autoridad de que un tercero tiene la posibilidad de manifestarse.

¿Incluir marcas no tradicionales representa una mejora en la materia?

Ya se mencionaba a las marcas sonoras y olfativas; la verdad es que se abrió el espectro de posibles registros, esto es algo que se está haciendo en otros países, esto además para poder estar a la altura y firmar tratados de libre comercio. Por ello considero que es oportuno, ya que es mejor hacerlo a que posteriormente lo quieran implementar o imponer. Realizarlo sobre la marcha no da buenos resultados, de ahí la importancia del tema de las marcas no tradicionales.

¿Es benéfica la introducción de la figura trade-dress?

Se implementó en los años 80’s en los Estados Unidos de América (EUA), y lo han ido perfeccionando. Actualmente se ve más, por la especialización de los productos, por la forma de venta y la competencia que existe. Entonces hoy en día ya no solo se tiene un producto como tal, sino que este engloba la puesta en venta en el local comercial; el mismo producto se amplía para tener esta protección adicional.

Se vende la experiencia no solo el producto, para darle esa certeza jurídica al propietario de la marca. Ahora, a donde se esté se identifica la marca, ejemplos de esto hay miles como cafeterías, restaurantes, supermercados, boutiques, etc.

Introducir obligaciones como la de señalar productos específicos para la protección de marcas y la de acreditar un uso a efectos  de  conservar el registro durante los primeros tres años de  su otorgamiento ¿eran necesarias?

El clasificador internacional de productos y servicios cuenta con 95 clases, que han sido un tema en México donde el mismo clasificador internacional tenía el famoso heading, que era para efectos de referencia y entender si el producto o servicio realmente entraba en esa clase.

Se volvió una costumbre en nuestro país, el que los abogados y los despachos ponían solo el heading y con ello se entendía que se protegía toda la clase.

Esto ha sido modificado con las reformas y también quedó muy claro con otro decreto en el que se aclaraba qué se tiene que poner específicamente, cuál producto o servicio es el que se está protegiendo.

¿Qué pasa si yo pongo los 150 productos que entran en la clase y solo uso algunos? se consideraría una nulidad de registro.

Lo más probable es que sea una nulidad parcial, aunque en principio es un tema que no está contemplado y se debe verificar, por lo que en su caso tendrá un carácter contencioso. Inclusive cuando se cumple el plazo de los tres años y se tenga que hacer la declaración de uso, se entiende esta es porque se están usando uno o varios de los productos.

De tener un caso así, se podría dar la nulidad parcial y por la firma de la declaratoria, podría ser un delito, como falsedad de declaración.

La idea es que cuando se va a registrar una marca, se use y para que el día de mañana si hubiese alguien que está usando un producto o servicio similar en la clase registrada y con grado de confusión se imponga la oposición y el IMPI pueda citar las anterioridades para la semejanza.

¿Cómo opera la figura de las marcas no tradicionales?

Es un tema nuevo para todos, en donde se empieza a conocer y a implementar el cómo poder determinar si una marca sonora u olfativa cumple con los requisitos de ley. En principio se encuentra el problema de cómo se plasman en papel, por lo que se tiene que acudir con especialistas para poder determinar las características de estos tipos de marcas y que la oficina de marcas reconozca que son únicas.

En las marcas sonoras es más sencillo porque existen lineamientos a nivel internacional, en los que por medio de una nota musical se puede demostrar y plasmar en papel; simple y llanamente porque tiene los famosos pentagramas, por ejemplo.

Conclusiones

Son temas muy interesantes. La reforma ya entró en vigor y la forma en que se tiene que reestructurar y empezar a implementar esos criterios y ejecutar es un reto muy grande para la autoridad (oficina de marcas) y el tiempo nos irá diciendo cómo va.

Lo que se busca es que realmente haya cientos de registros de estas características y no que sean tan mínimos que ni estadísticamente nos beneficien.

Al final de cuentas hay que cumplir, es una tendencia internacional e insisto es un reto para todos, es un nuevo sexenio y con los criterios que se vayan plasmando, sabremos si debemos acudir ante los tribunales.


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 .  (Foto: IDC)