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En sus marcas… ¿listos?

Las empresas cuentan con activos intangibles ubicados en el campo de la propiedad industrial; sumérjase al océano marcario para orientarse

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 .  (Foto: IDC online)

Las marcas sirven para identificar a los productos y servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, a la vez que  posicionan en la mente del consumidor un producto que gracias a su signo distintivo es ligado a ciertas características, consideradas deseables. A la vez, son activos enriquecedores del patrimonio de las personas físicas o morales que las poseen, ya sea que decidan explotarlas por sí mismos o ceder su derecho de aprovecharse de ellas económicamente mediante el otorgamiento de una licencia, siendo que el derecho de uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

PRIMERO, LAS MARCAS

¿Puede o no ser marca?

En el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) se enuncia lo que puede registrarse como marca, y no obstante la intención del legislador de proteger la inventiva del mexicano, no todo puede ser objeto del registro marcario, de acuerdo con las excepciones previstas en el artículo 90 de la LPI. Ambos casos se plasman a continuación:

Que sí puede ser marca Que no puede serlo
  • Denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase
  • formas tridimensionales
  • nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en las excepciones que se verán a continuación
  • nombres propios de personas físicas, siempre que no se confundan con marcas registradas o nombres comerciales publicados con anterioridad
  • Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles
  • nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hubiesen convertido en la designación usual o genérica de los mismos
  • formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hubiesen hecho de uso común y las que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial
  • denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción
  • letras, dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo
  • traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables
  • las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos
  • las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero
  • las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente
  • denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia
  • denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario
  • nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado
  • títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente
  • denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar
  • denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime o hubiese declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita pudiese, respecto a la marca notoriamente conocida:
    • crear confusión o un riesgo de asociación con el titular
    • constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular
    • causar el desprestigio de la marca
    • diluir su carácter distintivo

    Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida

  • denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el IMPI estime o hubiese declarado famosa en términos del Capítulo II BIS de la LPI, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no aplica cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa
  • una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca idéntica a otra ya registrada si la solicitud es planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares
  • una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial hubiese sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior aplica cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que hubiese sido publicado

Por su parte, el artículo 91 de la LPI indica que no puede usarse una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra previamente registrada como parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral si:

  • se trata de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación, comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada
  • no existe consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo

Tipo de Marca

La marca puede ser:

  • nominativa: (denominación) cuando se registran elementos literales, al igual que palabras sin incluir diseño
  • innominada: (diseño) es la que implica el registro de una figura, diseño o logotipo desprovisto de todo elemento literal
  • tridimensional: (forma tridimensional) conlleva el registro de un empaque, envoltura o envase del producto en tres dimensiones
  • mixta: involucra la combinación de cualquiera de las anteriores

SEGUNDO, EL REGISTRO

Generalidades del trámite

Se hace llenando una solicitud, pagando las tarifas correspondientes al estudio de la misma, registro y expedición del título en el banco o a través del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos del IMPI, presentándola en las oficinas de éste o en la Delegación o Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía de la localidad de que se trate (artículo 114 de la LPI).

Dicha solicitud debe contener (artículo 113 de la LPI):

  • nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante
  • signo distintivo de la marca, mencionando si se trata de uno nominativo, innominado, tridimensional o mixto
  • fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado (si no se indica se entiende que no se ha usado)
  • productos o servicios a los que se aplicará
  • los demás que prevé el Reglamento de la LPI

Lo anterior debe estar acompañado por los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta, sin que tengan elementos que puedan engañar o conducir al error al público. Tratándose de marcas innominadas o tridimensionales, los ejemplares de la misma no contendrán palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma (artículo 115 de la LPI).

MÁS DE UN TITULAR

Si la marca es solicitada a nombre de dos o más personas, tienen que presentar con la solicitud las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por ellas (artículo 116 del la LPI).

Procedimiento

Ya que es recibida la solicitud, se hace un examen de forma y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos de la LPI y su Reglamento (artículo 119 de la LPI).

Concluido el examen de forma, se realiza el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la LPI y si la solicitud o la documentación exhibida cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el IMPI lo comunica por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones incurridos y manifieste lo que a su derecho convenga. Si el  interesado no contesta dentro del plazo, se considera abandonada la solicitud.

Se tiene, a beneficio del interesado, un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a legales o desprendidos del Reglamento cuando se compruebe el pago de la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento, contando  dicho plazo a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial.

La solicitud se considerará abandonada, al igual que en el caso citado en el párrafo anterior, si no se presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes (artículo 122 BIS de la LPI).

Si se tiene como impedimento la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, se suspenderá el trámite hasta que se resuelva el procedimiento respectivo (artículo 124 de la LPI).

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expide el título. Si el IMPI negase el registro de la marca, lo comunica por escrito al solicitante, fundando su resolución (artículo 125 de la LPI).

Expedición de título y publicación

El IMPI expide un título por cada marca, como constancia del registro. En el título consta (artículo 126 de la LPI):

  • número de registro
  • signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta
  • productos o servicios a que se aplicará
  • nombre y domicilio del titular
  • ubicación del establecimiento, en su caso
  • fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedición
  • vigencia

Publicación de registro

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones son publicadas en la Gaceta del IMPI (artículo 127 de la LPI).

USO OBLIGATORIO DE LA MARCA

Al momento de ser efectuado lo anteriormente reseñado, debe usarse la marca tal como se registró, y si no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procede su caducidad, salvo que el titular o el usuario que tenga licencia inscrita para usarla lo hubiese hecho durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Ostentar la leyenda marca registrada, las siglas M.R. o el símbolo ®, sólo puede realizarse en los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada (artículos 127, 129, 130 y 131 de la LPI).

Duración del registro

Una vez que se registra una marca, la protección del titular es por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha en que se solicita el registro (artículo 95 de la LPI), pudiendo renovarse éste sin límite de veces por períodos iguales de tiempo. La titularidad implica que se pueden otorgar sobre ellas licencias, franquicias, o efectuar otras acciones como ceder los derechos o gravarlos.

La renovación del registro tiene que solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia. Sin embargo, el IMPI permite tramitar solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

Vencido el último plazo sin que se presente solicitud de renovación, el registro caduca, por lo cual es conveniente llevar un inventario del estado de las marcas de las cuales sé es titular para evitar su pérdida (artículo 133 de la LPI).

COROLARIO

Una marca necesita protección para poder ser explotada, a través del titular, o a través de una licencia u otro instrumento jurídico que ampare la posibilidad de beneficiarse del derecho económico que pertenece a quien es su propietario.

Por ello era primordial para el suscriptor contar con un panorama completo del registro, pues sin ello no se tiene punto de partida para la protección de este signo básico en el universo de la propiedad industrial.

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