El pasado 8 de febrero de 2013 se publicó el Decreto Promulgatorio del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007 (en adelante el Protocolo) que permite una protección extraterritorial de las marcas.
En este sentido, si una persona de los países integrantes del Protocolo presenta una solicitud u obtiene un registro de una marca, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de los Estados que lo suscriben, obteniendo su registro ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a condición de que el solicitante o titular:
- sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en él
- sea nacional de un Estado miembro de tal Organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de ella
Solicitud
Se presentará en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de Origen certificará que las indicaciones de la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda, e indicará:
- en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud
- si es un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el registro
En ambos supuestos se señalará la fecha de la solicitud internacional.
El solicitante indicará los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. Si no lo hace, la Oficina Internacional los clasificará de acuerdo con dicha clasificación.
Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo, estará obligado a:
- declararlo y acompañar a su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada
- unir a tal solicitud ejemplares en color de la marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento
Efectos
A partir de la fecha del registro o de la inscripción internacionales efectuados, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante.
Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional, o si una denegación notificada se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.
Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sin que sea necesario cumplir formalidades distintas a las previstas en el mismo.
Vigencia
El Protocolo está vigente desde del 19 de febrero de 2013.
Opinión del experto
En razón de la importancia de este instrumento jurídico, es que IDC, Asesor Jurídico y Fiscal solicitó la opinión del Lic. Fernando Escudero Fernández, abogado en el Departamento de Marcas en Clarke, Modet & Cº-México, catedrático de la Universidad Intercontinental y miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), a efecto de desahogar las inquietudes que generan este nuevo campo normativo.
¿Cuál es la naturaleza jurídica y la importancia del documento en comento?
El Protocolo es un tratado internacional, es decir, un acuerdo regido por el Derecho Internacional, celebrado por escrito por diversos Estados o Países miembros, y al cual se adhiere nuestro país el 19 de Noviembre de 2012.
Con base en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF del 10 de junio de 2011), aquél se encuentra al mismo nivel jerárquico que la propia Constitución ante la protección de derechos humanos. El Protocolo es administrado por la OMPI.
Cuando el Protocolo tenga efectos en México, las compañías domiciliadas, o que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en México o en cualquier país adherido, podrán proteger sus marcas hasta en 89 países a la vez (de acuerdo con las disposiciones del Protocolo, así como las normas específicas que se indican en México para su implementación), mediante la presentación de una única solicitud en un solo idioma oficial (español, francés o inglés).
De igual forma, cualquier empresa extranjera podrá buscar y obtener protección en nuestro país a través del Protocolo, convirtiéndose así en una herramienta de protección internacional efectiva, al simplificar los trámites y reducir costos frente a un procedimiento aislado o independiente en cada Estado.
¿Cuáles son los detalles a cuidar al momento de presentar una solicitud ante la Oficina Internacional de la OMPI?
- Que el titular de una marca internacional debe contar con una solicitud o registro de marca en el país de origen, es decir, si el titular es una empresa mexicana, requiere contar con un registro o solicitud de marca en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y ser el mismo titular que el de la marca internacional
- la oficina de origen y la parte contratante (en caso de que el solicitante sea mexicano y/o tenga un establecimiento comercial en México, la oficina de origen será el IMPI y la parte contratante será México)
- datos del solicitante (nombre, domicilio, dirección para la correspondencia, teléfono, fax, email, idioma preferido, nacionalidad de la persona física o bien forma jurídica de la moral)
- reivindicación de prioridad (fecha, número y oficina en que se presentó la solicitud anterior), en su caso
- la marca
- reivindicación de colores (si se desean colores específicos), en su caso
- productos o servicios a distinguir
- los países en los que se pretende solicitar la marca
¿Qué efectos tiene el presentar dicha solicitud, o en su caso, el obtener un registro ante esa Oficina?
Conforme el artículo 4o del Protocolo, a partir de la fecha de la solicitud internacional base o de la fecha del registro base, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante o registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.
Luego entonces, con una única solicitud internacional puede extenderse la protección a los 89 países miembros con efectos idénticos a los de una solicitud directa de cada país.
¿De qué manera ayuda a los empresarios, y a los creativos en general, en México, la publicación de este documento?
Con la entrada en vigor del Protocolo, se pretende que un mayor número de empresarios mexicanos posicione sus marcas en países clave para la expansión de las mismas, por ende, el sistema fomenta la protección y expansión empresarial a través de un procedimiento más simple y menos costoso que el tradicional.
De igual forma, este sistema permite que el ”mantenimiento” de la marca sea más económico y mucho más sencillo, ya que la limitación de productos o servicios, los cambios relativos al nombre o domicilio del titular o la renovación de un registro podrá realizarse mediante un único trámite ante la Oficina Internacional (a través del IMPI).
El monitoreo del vencimiento se vuelve mucho más práctico, independientemente del número de países en donde la marca ha sido registrada, pues solamente hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar en el esquema del Protocolo.
Comentario final
El Protocolo es un tratado internacional que arrojará grandes beneficios a nuestros empresarios, al facilitar la expansión de sus marcas disminuyendo el costo de ello, además de obtener la protección en 89 naciones distintas, las cuales están adheridas al mismo.
