Análisis sobre las importaciones por parte de terceros de productos a los que se aplican marcas registradas, introducidos lícitamente al mercado mexicano para ser usados, comercializados o distribuidos por sus importadores, realizado en exclusiva para IDC por la licenciada Adriana L. Contreras, encargada del área de marcas del Despacho Baker & Mckenzie, S.C.
Introducción
Como ya hemos dicho en artículos anteriores, en México el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual concede a su titular la facultad exclusiva de usar y explotar su marca como mejor le convenga.
Una de las formas más comunes de explotar una marca es a través de la concesión u otorgamiento a terceros de licencias, mediante las cuales el tercero o licenciatario autorizado adquiere los derechos para el uso y explotación de las marcas propiedad del licenciante.
Asimismo, las licencias son instrumentos utilizados en la práctica común por empresas extranjeras para comercializar sus productos en México por conducto de alguna empresa mexicana.
Normalmente, en los contratos de licencia de uso de marca se establece el pago de ciertas regalías que el licenciatario efectúa al licenciante como contraprestación por la autorización para usar y explotar la marca propiedad del licenciante.
En este orden de ideas, el uso efectuado por alguna persona no autorizada de una marca idéntica o similar a una marca previamente registrada ante el IMPI constituye una infracción administrativa en los términos de lo previsto por el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Importaciones paralelas una problemática práctica
Algunos licenciatarios autorizados por compañías extranjeras, se ven afectados por la comercialización efectuada por terceros de productos legalmente importados a nuestro país que ostentan las mismas marcas respecto de las cuales ellos han obtenido una licencia y por la que pagan un monto determinado de regalías.
Regulación legal
En efecto, al amparo de lo previsto por la fracción II del artículo 92, los actos de comercio efectuados por terceros a que se refiere el párrafo anterior, mejor conocidos como importaciones paralelas, constituyen una excepción a los casos de infracción. Al respecto este dispositivo legal establece:
"Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:
I.
II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.
Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca registrada, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley."
Como puede observarse, el párrafo segundo del precitado dispositivo legal establece que la importación al mercado mexicano de productos "legítimos" a los que se aplique la marca por un tercero para su uso, distribución o comercialización en los términos de la legislación mexicana, es considerado como lícita y por tanto no existe la posibilidad de ejercitar acción alguna en contra de estos importadores, toda vez que se encuentran válidamente realizando actos de importaciones paralelas.
Regulación reglamentaria
Aunado a lo anterior, el artículo 54 de esta disposición otorga el carácter de "legítimos" a los productos importados a que se refiere el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial. Al respecto, dicho ordenamiento establece:
"Artículo 54.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción II de la Ley, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
I. que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciatario de la marca registrada, y
II. que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciatarios o sublicenciatarios."
Por lo anterior, cualquier parte interesada que comercialice productos importados no podrá ser sancionada por realizar "importaciones paralelas" siempre que esté en posibilidades de demostrar el origen legítimo de los productos con la documentación correspondiente.
Inequidad de esta figura
La figura de las importaciones paralelas ha sido muy cuestionada en la práctica por los grandes perjuicios que en ocasiones causan a los licenciatarios autorizados, toda vez que los terceros que realizan actos de importaciones paralelas no están sujetos como los licenciatarios autorizados a obligaciones contractuales tales como el pago de regalías, plazos, condiciones para el uso de la marca, inscripción del acuerdo y ulteriores modificaciones ante las autoridades gubernamentales de nuestro país, entre otras.
No obstante lo anterior, nada puede hacerse para frenar o disminuir los actos de importaciones paralelas, ya que como hemos señalado, la propia Ley y su Reglamento consideran a sus autores como terceros contra los cuales no produce efecto el registro de una marca y por tanto no existe acción legal alguna para tales efectos.
Por otra parte, tampoco es posible imponer alguna restricción o control a los distribuidores en el extranjero respecto de la venta de sus productos, pues si bien la licencia que adquiera la empresa mexicana puede ser exclusiva y con ello impedir que el licenciante otorgue otra licencia en nuestro país, no es posible impedir que el licenciante otorgue licencias o distribuciones en su país de origen, lo que conlleva que cualquier tercero pueda adquirir de tales licenciatarios o distribuidores en el extranjero los productos amparados por las marcas e importarlos lícitamente en nuestro país.
Conclusiones
- El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro.
- el titular de una marca registrada tiene la facultad de usar y explotar la misma en la forma que mejor le convenga, por tanto puede otorgar a terceros (licenciatarios) dichos derechos mediante una licencia,
- los licenciatarios autorizados tienen el derecho de usar la marca en México mediante la comercialización de los productos, quedando sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones con motivo del contrato de licencia correspondiente,
- las importaciones paralelas consisten en la importación por parte de terceros de productos a los que se aplican marcas registradas, introducidos lícitamente al mercado mexicano para ser usados, comercializados o distribuidos por sus importadores,
- de conformidad con nuestra legislación es lícita la realización de actos de importaciones paralelas, por tanto, no existe acción legal alguna que pudiera ejercitarse en contra de las mismas.
