La reclamación por daños y perjuicios que pueda exigir un particular por algún acto de terceros en razón de la usurpación de derechos de propiedad industrial, puede ser del conocimiento de las autoridades judiciales, única y exclusivamente cuando la autoridad administrativa, es decir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), hubiese confirmado la existencia de la usurpación.
Facultades sancionadoras del IMPIEl IMPI, desde su creación, ha realizado actividades relativas a la tramitación de solicitudes, y en su caso, otorgamiento de patentes, registros de marcas y otras figuras previstas por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), así como todos aquellos asuntos de carácter administrativo inherentes a la transmisión, conservación o autorizaciones de uso de los derechos sobre tales figuras legales.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Invenciones y Marcas en el año de 1975, el IMPI quedó facultado para intervenir en asuntos relacionados con la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, y a pesar de que dicha ley otorgaba facultades expresas a la autoridad administrativa para conocer de los asuntos relacionados particularmente con la defensa de esos derechos, en la práctica aquéllas fueron letra muerta que raramente eran llevadas a la realidad por la autoridad. Por ello, la actitud pasiva de la autoridad, conllevó implícitamente a la tolerancia respecto a la imposición de infracciones por la usurpación de los derechos protegidos por este Instituto, lo cual comenzó a despertar y a tener un cambio con la reforma que la ley sufre en 1986, reforzada por la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés ?General Agreement on Tariffs and Trade?), en 1987.
Inclusión de derechos protectores en la legislación mexicanaAl inicio de la década de los 90, el gobierno mexicano negociaba la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), con lo cual se fortalece el cambio por parte del IMPI en su intervención directa para fomentar el respeto y la defensa de los derechos de propiedad industrial, toda vez que en dicho Tratado se exige la adopción y puesta en marcha de la implementación de formas de represión de conductas usurpadoras de derechos de propiedad industrial, a fin de estar en armonía con lo que más tarde se quedaría plasmado en el capítulo correspondiente del Acuerdo de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (OMC-ADPIC).
Debido a lo anterior, la autoridad ha implementado instrumentos y prácticas que reflejan un notorio avance para sancionar y evitar los actos de usurpación de los derechos de propiedad industrial, cuestión que deberá seguir en progreso para alcanzar los mismos niveles de protección que se tienen internacionalmente.
Adopción de infracciones y sanciones en la LPI
Como parte de las medidas adoptadas por el IMPI para la no tolerancia de usurpación de derechos, se creó una división encargada de la aplicación de las medidas provisionales establecidas en el artículo 199 bis de la LPI de 1991, actualmente en vigor. De las medidas adoptadas en la referida ley, destacan en la práctica el aseguramiento de mercancía y la clausura temporal de establecimientos, lo cual es una muestra en el progreso de represión de usurpadores.
Asimismo, se encuentra la aplicación de medidas definitivas, que tienen lugar una vez aplicadas las provisionales, es decir, quien se considere afectado en sus derechos de propiedad industrial deberá iniciar los procedimientos formales por usurpación tendientes a que la autoridad emita una resolución por la cual confirme que el derecho ha sido efectivamente usurpado por la demandada debiendo aplicar la sanción correspondiente.
Las medidas provisionales, tal y como su nombre lo indica tienen ese carácter, por ello existe la posibilidad de que las mismas sean levantadas o bien se decrete su definitividad en la resolución emitida por el IMPI, donde deberá resolverse que los derechos de propiedad industrial materia del procedimiento fueron realmente usurpados por la parte demandada.
Necesaria la promoción y resolución del procedimiento administrativo ante el IMPIEn ocasiones, la aplicación de las medidas provisionales provoca como reacción de la parte demandada un acercamiento hacia la parte afectada en sus derechos de propiedad industrial, hasta lograr un acuerdo que ponga fin al procedimiento.
Pero, en aquellos casos en que las medidas provisionales no surten efectos que satisfagan los requerimientos de la parte afectada, procede entonces el inicio del procedimiento formal consistente en un procedimiento administrativo que se tramita ante el propio IMPI y cuya conclusión favorable al actor puede incluir, en muchos casos: la declaración de la existencia de los actos de usurpación, la orden de abstenerse de incurrir en ellos y la aplicación de alguna sanción administrativa consistente en una multa; por tanto, bajo ninguna circunstancia la autoridad administrativa está facultada para conocer de litigios que involucren la reparación del daño, pues estos asuntos son exclusivos del conocimiento de las autoridades judiciales.
Pago y reparación de daños y perjuicios vía judicialAdemás de la posibilidad que tienen los afectados de usar los medios administrativos para poner fin a los actos de usurpación de los derechos de propiedad industrial, existe la posibilidad de obtener algún resultado favorable por medio de juicios y procedimientos judiciales. Hay grandes diferencias entre la utilización de los medios administrativos y los judiciales, entre los que destaca la indemnización por daños y perjuicios, la cual únicamente puede ser obtenida por decisión de las autoridades judiciales. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el IMPI puede dictar una resolución condenando al pago de daños y perjuicios al demandado, pero únicamente con el carácter de árbitro expresamente designado por las partes y no como autoridad administrativa cuya esfera se limita a la aplicación de las disposiciones de la LPI.
No obstante que, en el derecho mexicano existen los fundamentos y apoyos jurídicos suficientes para que las autoridades judiciales conozcan de litigios relativos a la usurpación de derechos de propiedad industrial, en la práctica, existe un gran desconocimiento de la materia por parte de las mismas, toda vez que la jurisprudencia mexicana no cuenta con los suficientes precedentes que permitan a los jueces y magistrados en materia civil involucrarse y familiarizarse con el derecho de propiedad industrial, lo cual provoca que la parte afectada no acuda regularmente a hacer uso de estas instancias para intentar obtener una resolución favorable; por tanto, no existe una cultura y conocimiento jurídico en materia de indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la usurpación de derechos en materia de propiedad industrial.
Desafortunadamente, habrá que esperar algún tiempo para que las autoridades civiles se familiaricen con esta materia y comience a generarse la confianza en las partes afectadas en sus derechos, para que los litigantes que en la actualidad acuden a ellas ocasionalmente, lo hagan como una práctica común.
Criterios recientemente emitidos por la autoridad judicialIniciadas las acciones civiles y mercantiles para la reclamación de daños y perjuicios en asuntos de usurpación de derechos de propiedad industrial, los tribunales han emitido sentencias basadas en criterios contradictorios entre las autoridades judiciales.
En efecto, por una parte se han pronunciado por el hecho de que las autoridades judiciales están impedidas para conocer de este tipo de asuntos sin que antes el IMPI hubiese dictado resolución en el sentido de que los derechos involucrados han sido violados. Sin embargo, no existe disposición legal alguna que apoye tal criterio, sino que se trata de un criterio aislado por parte de un juez.
Por otra parte se sostiene que los juzgados civiles sí pueden conocer de litigios que involucren la reclamación de daños y perjuicios sin ser necesaria la previa resolución por parte del IMPI determinando si los derechos de propiedad industrial han sido usurpados, pues las autoridades judiciales se encuentran facultadas para resolver sobre esta materia.
Cabe la posibilidad en nuestro derecho mexicano, de denunciar una contradicción de criterios como los antes mencionados ante el Alto Tribunal, a efecto de que emita una resolución en el sentido de qué criterio debiera prevalecer para casos futuros y con ello dar certeza jurídica, independientemente del tribunal que conozca del asunto.
De lo mencionado en el párrafo anterior, uno de los tribunales colegiados involucrados en la contradicción, hizo uso de la facultad consagrada en la Ley de Amparo denunciando la contradicción en comento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante dicha denuncia, aquélla resolvió que debe prevalecer el criterio que exige la resolución por parte del IMPI como condición para que las autoridades judiciales puedan conocer del juicio que involucra la acción por reclamación de la indemnización de daños y perjuicios.
Esta decisión obedece primordialmente al hecho que ya se ha mencionado, en el sentido de la falta de conocimiento de las autoridades de la materia de propiedad industrial y por el contrario, al hecho de que los funcionarios del IMPI sí se encuentran más familiarizados con esta materia. Dicho criterio se sostiene con la siguiente tesis de jurisprudencia:
PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.- De lo dispuesto en los artículos 6o, 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado Instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa matenía y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Precedentes:
Contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de tres votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Tomo: XIX, Mayo de 2004, Tesis: 1a./J.13/2004, pág. 365.
ConclusiónLa resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 17 de marzo de 2004 concluye con la falta de certeza que prevalecía por la existencia de precedentes contradictorios emitidos por los Tribunales.
La posibilidad de acudir directamente a los tribunales civiles a reclamar la indemnización por daños y perjuicios en los casos que involucran violaciones de derechos de propiedad intelectual, que en otros tiempos estuvo disponible para los actores, ya no existe, por virtud de la resolución pronunciada por la Suprema Corte.
Después de emitida la resolución por parte del Alto Tribunal, la parte afectada en sus derechos de propiedad industrial que desee reclamar la indemnización por daños y perjuicios, debe necesariamente agotar un procedimiento administrativo ante el IMPI a efecto de que éste emita resolución en el sentido de que dichos derechos efectivamente han sido violados, para posteriormente poder ejercitar una acción ante las autoridades judiciales, por lo que no será si no hasta que la resolución del IMPI hubiese quedado firme, cuando el actor podrá demandar la indemnización por daños y perjuicios por la vía judicial.
