Caducidad de las marcas

Caducidad de las marcas
 .  (Foto: IDC online)

MARCAS. USO POR EL TITULAR O LICENCIATARIO. NO CONFIGURA LA CADUCIDAD.- De lo dispuesto en los artículos 130 y 152, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que si no es usada durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, en los servicios o productos para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante el plazo señalado, por lo que aplicando dichas disposiciones en forma correlacionada con lo establecido por el artículo 62 del Reglamento de dicha Ley, que dispone que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, se debe entender que ese uso sólo puede ser realizado por su titular o por el licenciatario autorizado, lo que significa que si un tercero ajeno a esa marca pretende demostrar el uso de la marca, con el argumento  de que él la puso en el comercio, dicha situación provocará el que se configure la caducidad del registro marcario, ya que, además, el artículo 87 de la Ley de la materia es claro al establecer que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, y por ende ese derecho se entiende conferido únicamente al titular o licenciatario autorizado.

Precedentes
Juicio No. 3261/02-17-11-6/134/02-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de marzo de 2004, por mayoría de 3 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.-Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godinez. Tesis aprobada en sesión privada el 10 de agosto de 2004.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, No. 49, Tomo II, Quinta Época, enero de 2005, pág. 554.

CADUCIDAD DE MARCAS.- SE ACTUALIZA SI NO SE ACREDITA EL USO PARA LOS PRODUCTOS
O SERVICIOS PARA LOS QUE FUE REGISTRADA
.- El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo las excepciones ahí establecidas. El artículo 152, fracción II de dicha Ley, previene que el registro caducará, entre otros casos, cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. Por su parte, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial indica que se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distribuye han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el país, bajo esa marca en la cantidad y el modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Ahora bien, si un titular o licenciatario ofrece diversas facturas para acreditar el uso de la marca, pero de ellas no se desprende el uso de la marca en los productos para los que fue registrada, es evidente que se actualiza la caducidad de dicho registro marcario. (3)

Precedentes
Juicio No.18270/01-17-02-2/1135/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de mayo de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Poniente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda. Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2004.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, No. 48, Quinta Época, Año IV, diciembre de 2004, pág. 221.

USO DE LA MARCA CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD, PUEDE DEMOSTRARSE MEDIANTE FACTURAS ADMINICULADAS CON OTROS DOCUMENTOS.- El artículo 152, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el registro de una marca caducará, entre otros casos, cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. Por su parte, el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que en los procedimientos de declaración administrativa en materia de propiedad industrial se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular de una marca o su licenciatario. En consecuencia, si en la especie, las facturas emitidas por el titular de la marca respecto de la cual se solicitó la caducidad, se encuentran adminiculadas o relacionadas con otras probanzas, como lo son el acta de inspección practicada a un cliente mexicano, las declaraciones de aduana relativas a los productos de origen español correspondiente a la marca en cuestión, y diversas facturas expedidas por dicho cliente respecto de la venta del producto de la marca mencionada a diversas empresas, las mismas son suficientes para crear convicción en la autoridad, de que sí se usó la marca controvertida dentro de tres años consecutivos, en los productos o servicios para los que fue registrada. (4)

PrecedentesJuicio No. 7818/02-17-09-3/371/03-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 mayo de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrada Poniente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2004.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, No. 48, Quinta Época, Año IV, diciembre de 2004, pág. 244.

ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD SI EL SOLICITANTE DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD ES UNA PERSONA FÍSICA.- El artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los requisitos que debe contener la solicitud de declaración administrativa, sin que se advierta la obligación de acreditar la personalidad del solicitante a través de carta poder otorgada en escritura pública o testimonio y que además tenga que ser ratificada su firma y testigos ante notario público. El artículo 181, fracciones I y II de dicha Ley, establece que cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física, y mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales se trate de solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias o sus transmisiones, en este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades. El artículo 16 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el acreditamiento de la personalidad de los apoderados y representantes se sujetará, entre otros, la carta poder a que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la Ley, deberá conte-ner el nombre, firma y domicilio de dos testigos, además de que los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros. Por lo que, si quien solicita la declaración administrativa de caducidad es una persona física a través de un mandatario, es suficiente para acreditar su personalidad con la carta poder exhibida que contenga nombre, firma y domicilio de los testigos, tal y como lo establece el artículo 181, fracción I de la Ley en cita. (2)

Precedentes
Juicio No. 18270/01-17-02-2/1135/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de mayo de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid .- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda. Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2004.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, No. 48, Quinta Época, Año IV, diciembre de 2004, pág. 220.

En la actualidad es invariable la estricta aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), y aún más, el respeto a los derechos del titular generados en esta materia; por ello, las tesis transcritas emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) afirman el criterio tanto de las autoridades administrativas como de las jurisdiccionales al resolver los conflictos relativos a las causales de caducidad de las marcas, previstas en el artículo 152 de la LPI, cuando:

  • no se renueve en los términos de la LPI, y
  • la marca hubiese dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Asimismo, el artículo 130 de la misma Ley afirma la causal de caducidad de la marca cuando ésta no es usada ?durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud administrativa de caducidad?, agregando que, para configurarse debidamente, ?la marca en cuestión deberá dejar de usarse tanto por el titular de la marca como por el licenciatario, a quien aquél otorgó su uso?; por tanto, no sería únicamente el desuso de la marca por parte de su titular, como lo da a entender la fracción II del artículo 152, lo que provocaría la caducidad, porque de entenderse en ese sentido, todas las marcas registradas ?licenciadas? u otorgadas a terceros, al no ser usada por su titular, provocarían dicha caducidad.
Otra de las causales de caducidad es dejar de usar la marca durante tres años consecutivos; sin embargo el IMPI considera que si dicha causal se actualiza por causas justificadas, el registro sobre la marca respectiva no caducará, supuesto que deberá acreditarse fehacientemente, no sólo con facturas (que acredita el comercio de los productos con la marca protegida), sino también con inventarios u otros documentos relacionados que comprueben el uso.

Por otro lado, se señalan los requisitos a cumplir por las personas que soliciten al IMPI la declaración de caducidad de una marca registrada, como es la personalidad, la cual deberá acreditarse, si es persona:

  • física, con carta poder simple suscrita ante dos testigos, y
  • moral, indicar en la carta poder simple señalada, que el otorgante tiene las facultades necesarias para otorgar este tipo de poder, citando los datos del instrumento donde se confieren las mismas.
Por todo lo anterior, es indispensable observar lo establecido en la LPI a fin de proteger adecuadamente los derechos que la misma otorga, y no incurrir como titular o licenciatario en los supuestos de caducidad de las marcas y en su caso, poder promover la declaración de la caducidad de marcas, cumpliendo los requisitos que indica la propia Ley, así como los criterios emitidos por el TFJFA.