MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tesis I.4o.A.613 A, Tomo XXVII, enero de 2008, pág. 2793
Durante los últimos 10 años, por lo menos, se ha incrementado el uso doloso de marcas parecidas, fonética y visualmente, sobre productos de toda clase; esta situación induce al error al consumidor, e incluso provoca el fomento a la piratería.
Ante tales hechos, los titulares de las marcas e inclusive los licenciatarios se han visto afectados por el uso indebido de tales marcas, aun cuando el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en sus fracciones IV, V, VIII y XVIII, previene como infracciones usar una marca:
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parecida en grado de confusión a otra registrada, para proteger los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada
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registrada o semejante en grado de confusión, sin consentimiento de su titular, como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos conceptos estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca
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p reviamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello
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registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique
Por lo anterior, los titulares de los derechos sobre la marca han acudido en numerosas ocasiones a los tribunales para resolver los conflictos suscitados por tales circunstancias, y se han dado a la tarea de adentrarse en el estudio de esta materia, para evitar actos como la competencia desleal y piratería, y precisar lo que debe entenderse como ?semejante en grado de confusión?, y se debe considerar, según la tesis transcrita, lo siguiente, la:
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semejanza, debe percibirse considerando la marca en su conjunto
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comparación, se hará en el conjunto de elementos, y si hay o no semejanzas
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imitación, debe apreciarse por el consumidor a primera vista o sonido, viendo signo y mensaje, pero no una al lado de la otra
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similitud, se visualizará en la confusión del consumidor promedio
Aunado a ello, es menester analizar los siguientes aspectos:
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fonético, cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar
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gráfico, si todos los elementos perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, y se confunde uno por otro (figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños, por ejemplo)
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ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea
Estas pautas deben tomarse en cuenta antes de gestionar el trámite de registro de su marca, a fin de que no pueda ser objeto de confusión para sus clientes, si ya existe otra ?similar?; asimismo, si el fabricante desea comercializar sus productos con una marca determinada debe cerciorarse de no utilizar una parecida o semejante a otra, la cual en términos del artículo 90 de la LPI podría no ser registrable o, como lo prevee el artículo 151 de la LPI, declararse nula, y en su caso podría aplicársele alguna de las sanciones siguientes (artículo 214 de la LPI):
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multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF)
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multa adicional hasta por el importe de 500 días de SMGVDF, por cada día que persista la infracción
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clausura temporal hasta por 90 días
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clausura definitiva
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arresto administrativo hasta por 36 horas
