Competencia del Tribunal Federal

Competencia del Tribunal Federal
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 .  (Foto: IDC online)

Principales criterios emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sobre el registro de marcas, su caducidad y los medios de impugnación, en contra de resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pueden ser de utilidad en las decisiones a tomar por la negociación.

Como se recordará, a partir del 1º de enero de 2001, según lo dispuesto en las reformas al artículo 11, fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, a este tribunal se le otorgó la facultad para resolver asuntos en ésta y otras materias de carácter administrativo, por ello resulta interesante conocer algunos de sus criterios de resolución.

¿Cómo determinar el grado de confusión entre marcas

MARCAS.- REGLAS PARA DETERMINAR LAS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros similares y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo, siendo que para que un signo pueda constituir una marca, es necesario que, entre otros requisitos, tenga una eficacia distintiva, es decir, que revista un grado de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley; de ahí que uno de los objetivos de la ley al autorizar el registro de una marca es evitar la coexistencia de marcas iguales o semejantes en grado de confusión. Ahora bien, aún cuando la ley no contempla la forma de determinar si una marca registrada es semejante en grado de confusión a otra, el Poder Judicial ha sostenido a través de tesis y jurisprudencia, que la regla aplicable cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, en productos o servicios de la misma clasificación o especie, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, no a las diferencias, por lo que para determinar la semejanza en grado de confusión se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.

Juicio No. 6368/01-17-05-7/247/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de noviembre de 2002, por mayoría de 7 votos a favor, 1 con los puntos resolutivos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera. (Tesis aprobada en sesión del 15 de noviembre de 2002)

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, No. 29 Tomo I, mayo 2003, págs. 286 y 287.

¿Porqué debe probarse el primer uso de una marca

PROPIEDAD INDUSTRIAL.- LA MANIFESTACIÓN DE PRIMER USO DE UNA MARCA CONTENIDA EN UNA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO SE ENCUENTRA SUJETA A PRUEBA.- El documento que contiene una solicitud de registro marcario no es un documento público y, por ende, las manifestaciones en él realizadas se encuentran sujetas a prueba; lo anterior, habida cuenta que el dato relativo a la fecha del primer uso de una marca que se contiene en dicha solicitud, es un señalamiento realizado por un particular "bajo protesta de decir verdad" el cual no hace prueba plena en los términos de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por lo tanto, puede ser desvirtuado a través de otros medios de convicción adecuados, mismos que pueden ser ofrecidos en el juicio de nulidad, que es una instancia en la que las partes deben probar sus afirmaciones y sus excepciones, conforme lo establece el artículo 81 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, cuando con base en la manifestación de primer uso de una marca hecha por quien se ostenta como titular del registro marcario, la autoridad impone una sanción a un tercero, por incurrir en violaciones a lo dispuesto en el artículo 213, fracciones I, XI, incisos a) y c) y XVII de la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales consisten en: realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio; realizar actos que inducen al público consumidor a confusión, error o engaño, por hacer creer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre ambos establecimientos y por venir usando sin el consentimiento de su titular la citada marca; en el acto sancionatorio debe señalarse por qué medios de convicción la autoridad se cercioró de que la manifestación bajo protesta de primer uso de la marca, efectuada por quien se ostenta como titular es la correcta, a efecto de satisfacer cabalmente el principio de debida motivación que deben contener los actos administrativos y pueda el sujeto sancionado, a quien se le imputan las violaciones anteriormente detalladas, estar en condiciones de enderezar adecuadamente su defensa en contra del acto sancionador.

Juicio No. (3) 3024/98-II.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de abril de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, mayo 2003, No. 29 Tomo II, pág. 571.

¿Cuáles son los medios de defensa que pueden promoverse en contra de las resoluciones definitivas emitidas por el IMPI

RESOLUCIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE SU IMPUGNACIÓN.- Tratándose de resoluciones definitivas emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resulta procedente el recurso de revisión, o bien, el juicio contencioso administrativo por disposición expresa del artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al prever que: "Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente". De ahí que, si la "vía jurisdiccional" optativa al recurso de revisión, es el juicio contencioso administrativo del cual conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo previsto por el artículo 11, fracciones XIV y XV de su Ley Orgánica, cuenta con plena competencia para conocer de los actos y resoluciones emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Juicio No. 14234/01-17-05-8/335/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de diciembre de 2002, por mayoría de 5 votos a favor, 1 con los puntos resolutivos y 4 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión 4 de diciembre de 2002)

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta época, Año III, junio 2003, No. 29 Tomo I, págs. 265 y 266.

¿Quién es la autoridad competente para resolver las controversias sobre infracciones impuestas por el IMPI

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS QUE SE DECLARAN INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CON BASE EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SON IMPUGNABLES EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El artículo 11, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que ahí se indican, entre otros, las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Ahora bien, si un particular acude al juicio contencioso administrativo a demandar una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la cual se declaran las infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Propiedad industrial en relación a una marca registrada y se impone una multa en términos del precepto primeramente invocado, la resolución de que se trata es de las que corresponde conocer a este Tribunal, ya que está impugnando una multa por infracción a normas administrativas federales, en el caso de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio No. 12357/01-17-09-8/536/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de enero de 2003, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria Lic. Maria Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 8 de enero de 2003)

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, Junio 2003, No. 30, pág. 154.

¿A partir de qué fecha surte efectos el registro de una marca

REGISTRO MARCARIO EN MATERIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SU VIGENCIA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.- El artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que el registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo que si la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emisora de la resolución impugnada, considera que en la fecha en que dicta tal acto, se encuentra vigente el registro marcario combatido tomando en consideración para ello, la fecha en que dice otorgó la concesión del referido registro, y no así la fecha en que fue solicitado el mismo, su actuación resulta ilegal al contravenir lo dispuesto por el supracitado artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, afectando los intereses jurídicos del demandante.

Juicio No. 14234/01-17-05-8/335/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de diciembre de 2002, por mayoría de 5 votos a favor, 1 con los puntos resolutivos y 4 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión 4 de diciembre de 2002)

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, junio 2003, No. 29 Tomo I, pág. 265.

¿Cuál es la base para clasificar como producto y/o servicio una marca a registrar

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS ADOPTADA EN ARREGLO DE NIZA.- El artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial señala que las mercancías se registran en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de esa Ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto. Ahora bien, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha observado la clasificación internacional que deriva del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que es un tratado Internacional firmado por México, orientado a uniformar las clasificaciones domésticas, para hacerlas coincidentes. Dicho Arreglo fue adoptado el día 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Por lo que si en un caso, el título de una marca registrada en la clase 16 internacional, protege pañales desechables, y en la lista alfabética de productos de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas establecida en dicho Arreglo, la clase 16 se refiere a pañales de papel de celulosa de uso único, y desechables respectivamente, es evidente que esta clase no distingue si son pañales de uso higiénico para incontinentes o para bebés, por lo que si el titular del registro demuestra el uso de la marca para cualquier tipo de pañales desechables, es evidente que sí uso la marca para la que le fue otorgada, que se refiere a pañales desechables, ya que en esta clase 16, no se especifica si son para adultos o para bebés.

Juicio No. 10831 01-17-05-4/407/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de noviembre de 2002 por unanimidad de 9 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión del 18 de noviembre de 2002)

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, julio 2003, No. 31, pág. 64.

¿Para qué tipo de declaraciones es competente el IMPI

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. NO TIENE FACULTAD PARA DECLARAR COMO NOTORIAMENTE CONOCIDA ALGUNA MARCA.-

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su fracción XV, establece que: ?se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, la conoce como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma?. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece de la facultad para hacer tal declaración, de motu proprio o a petición de parte, como acontece en la especie, cuenta habida que no se establece en la Ley, que dicho Instituto tenga la facultad de declarar que una marca es notoriamente conocida, ya que la Ley limita esta actuación al hecho de que pudiese existir confusión con diversa marca y que exista controversia; por lo que, no puede la demandante pretender obligar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que haga semejante declaración, cuando no se está en ese supuesto.

Juicio No. 16130/02-17-05-2.- resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de mayo de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Celestino Herrera Gutiérrez.- Secretario: Lic. José Luis López Mijares

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, septiembre 2003, No. 33, pág. 178.

¿Cómo se desvirtúa la caducidad de un registro marcario por falta de uso

RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.- LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUARLA CORRESPONDE AL TITULAR DEL REGISTRO DECLARADO CADUCO.-

Si en una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se declara administrativamente la caducidad de un registro marcario, porque señala que la marca no se usó para la clase que le fue otorgada; el titular de dicho registro es el que debe acreditar en el juicio contencioso administrativo que usó la marca para comercializar productos en la clase que le fue otorgada, en términos de un título de registro, a través de diversas facturas o incluso envases ostentando la presentación del producto protegido con la marca.

Juicio No. 10831/01-17-05-4/407/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de noviembre de 2002, por unanimidad de 9 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria Lic. Maria Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión del 18 de noviembre de 2002)

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, julio 2003, No. 31, págs. 66-67.


Conclusión

Vale la pena conocer estos criterios, porque permiten a la empresa llevar un manejo adecuado de sus derechos de propiedad intelectual evitando juicios innecesarios o defendiendo dichos derechos ante el tribunal en cuestión.