Reconocimiento de marcas notorias

Reconocimiento de marcas notorias
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 .  (Foto: IDC online)

Declaratoria de notoriedad o fama
El pasado 16 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, por el cual, a partir del 17 de junio el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá tramitar, y en su caso, emitir la declaratoria de notoriedad o fama de marcas, así como efectuar su publicación en la Gaceta de dicho Instituto, con el fin de darlas a conocer a las empresas dedicadas a la comercialización de productos con esta clase de marcas (artículo  6o, fracciones III y X).

Marcas no registrables De acuerdo con la reforma a la fracción XV, y adición de la fracción XV Bis al artículo 90, no se registrarán como marca:

  • las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o hubiese declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando el uso de la marca, pudiese:
    • crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
    • constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
    • causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
    • diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida; y
  • las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el IMPI estime o hubiese declarado famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Estos impedimentos no se aplicarán cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida o famosa.

Marcas notoriamente conocidas y famosas: regulación específica
A fin de regular debidamente lo concerniente a esta nueva figura legal, se adicionó un capítulo II Bis, integrado por los artículos 98 bis a 98 bis-9, donde se establece:

Concepto de marca notoriamente conocida o Famosa
Una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de su promoción o publicidad; por su parte, una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Declaratoria de marca notoriamente conocida o Famosa
La declaratoria o sus actualizaciones son un acto administrativo por el cual el IMPI declara que las condiciones por las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite. Para que el titular de una marca pueda obtener la declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Requisitos a cumplir par obtener la declaratoria
El solicitante deberá aportar los siguientes datos:

  • el sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado;
  • otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
  • los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
  • la fecha de primer uso de la marca en México, y en su caso en el extranjero;
  • el tiempo de uso continuo de la marca en México, y en su caso en el extranjero;
  • los canales de comercialización en México, y en su caso en el extranjero;
  • los medios de difusión de la marca en México, y en su caso en el extranjero;
  • el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México, y en su caso en el extranjero;
  • la inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en México, y en su caso en el extranjero;
  • el área geográfica de influencia efectiva de la marca;
  • el volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos tres años;
  • el valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice;
  • los registros de la marca en México, y en su caso en el extranjero;
  • las franquicias y licencias que respecto a la marca hubiesen sido otorgadas, y
  • el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.
Vigencia de la declaratoria
El IMPI presumirá que las condiciones que la originaron, o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición. Asimismo, la declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, si acredita que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Requisitos para la Solicitud de la declaratoria
La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades establecidas en la Ley para las solicitudes y promociones, acompañando los elementos probatorios que funden la petición, expresando por lo menos:

  • nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;
  • la marca y el número de registro que le corresponde, y
  • los documentos y elementos probatorios acompañados a la solicitud.
Resolución de la solicitud
Recibida la solicitud por el IMPI, éste efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados, y si éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole para ello un plazo de cuatro meses; si transcurrido dicho término el solicitante no cumple con el requerimiento, la solicitud será desechada.

Expedición de la declaratoria
Satisfechos los requisitos legales, el IMPI expedirá la declaratoria correspondiente; pero en caso de que el IMPI niegue el otorgamiento de la declaratoria, deberá notificarlo por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Cabe mencionar que las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.

Causales de nulidad de la declaratoria
La nulidad de la declaratoria procederá cuando:

  • se hubiese otorgado en contravención a las disposiciones mencionadas;
  • sean falsas las pruebas en las que se sustente la declaratoria;
  • se hubiese otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas, o
  • se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.
Tales declaraciones de nulidad se harán por el IMPI a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud. Asimismo, si el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifican, caducan o cancelan, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Transmisión de las marcas
Para tales efectos, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.