Titularidad de la Propiedad Intelectual

Titularidad de la Propiedad Intelectual
 .  (Foto: IDC online)

Es frecuente que las empresas deleguen en empleados y asesores independientes el desarrollo de activos de propiedad intelectual y que den por sentado que poseen los derechos sobre los mismos, basándose en el principio de ?pagué por ellos, por tanto son míos?. Sin embargo, no siempre es así.

Propiedad intelectual creada por empleados

Muchos empleados crean propiedad intelectual en el desempeño de su trabajo, ya sea un programa informático, un artículo, un guión, los planos y dibujos de un proyecto de arquitectura, un nuevo logotipo, producto o proceso, el envase de determinados productos, un plan empresarial, una invención, o en definitiva, el resultado de muchos otros tipos de esfuerzos creadores. ¿Pero quién posee los derechos sobre estas obras, el individuo que las crea o el empleador La respuesta a esta pregunta no es siempre fácil ni está del todo clara; puede variar de un país a otro, e incluso dentro de un mismo país dependerá del ordenamiento jurídico al respecto y de los hechos y circunstancias que rodeen a la relación concreta entre el empleador y el empleado. Por lo anterior, destacan las siguientes situaciones que pueden presentarse respecto de diversos elementos de la propiedad intelectual.

Invenciones
En muchos países, el empleador es el propietario de una invención creada por un empleado si se relaciona con el sector de actividad comercial de la empresa, a menos que en el contrato de trabajo se estipule de otro modo. Por el contrario, hay algunos países en los que los derechos de propiedad intelectual sobre las invenciones, pertenecen en principio, al inventor si no se establece un acuerdo en otros términos. Y hay también otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde el empleado inventor está autorizado a conservar los derechos de explotación de su invención, pero suele conceder al empleador un derecho no exclusivo para utilizarla con fines internos; es lo que se conoce con el nombre de ?derechos no exclusivos de utilización interna? (shop rights). En todo caso, puede haber reglas especiales que sean de aplicación a las invenciones realizadas por profesores universitarios o investigadores, según lo que se estipule en la política de propiedad intelectual de la institución.

En algunos países se concede al empleado inventor el derecho a percibir una remuneración o compensación justa y razonable por su invención cuando el empleador adquiere los derechos sobre la misma, mientras que en otros países no se concede ninguna remuneración específica al empleado o tan sólo una cantidad muy limitada en casos excepcionales.

Derecho de autor
En la mayoría de los países, si un empleado crea una obra literaria o artística en el desempeño de su trabajo, de forma automática el empleador será el propietario de los derechos sobre esa obra, a menos que se acuerden otras condiciones. Sin embargo, no siempre es así, ya que de conformidad con la ley de derecho de autor de determinados países, la transferencia de derechos no se produce de manera automática.

Son varias las circunstancias en las que el empleado puede poseer la totalidad o parte de los derechos. Por ejemplo, en la gran mayoría de los países, si el empleador es un editor de periódicos o revistas, el empleado será el titular de los derechos con determinados fines, como la publicación de un libro, y el empleador poseerá los derechos con fines distintos, como la publicación de algunos artículos. Hay países en los que, si un empleado desarrolla un producto de software durante su trabajo, será él quien posea el derecho de autor sobre el producto creativo, a menos que se estipule lo contrario en el contrato de trabajo.

Debe señalarse también que los derechos morales, el derecho a reclamar la autoría de una obra y el derecho a rechazar cambios que pudieran ser perjudiciales para la reputación del creador, no son negociables, y por tanto, seguirán siendo propiedad del autor, aun cuando la titularidad de los derechos patrimoniales se hubiese transferido al empleador. En algunos países, como Estados Unidos o Canadá, es posible renunciar a los derechos morales.

Diseños industriales
Por lo general, cuando se pide a un empleado que cree un diseño, los derechos sobre éste pertenecen al empleador. No obstante, en algunos países, el derecho a ser el propietario de los diseños industriales creados por empleados durante el desempeño de un contrato de trabajo sigue perteneciéndole al empleado, a menos que se estipulen otras condiciones. Hay casos en los que se le exige al empleador que pague al empleado una cantidad justa en concepto de compensación, teniendo en cuenta el valor económico del diseño industrial y cualquier beneficio derivado de su explotación. En otros países, como en Estados Unidos, el creador del diseño industrial es el propietario, siempre y cuando no perciba ninguna remuneración por el mismo.

Propiedad industrial creada por contratistas independientes

Es habitual que las empresas encarguen a asesores, consultores o contratistas independientes la creación de una amplia diversidad de materiales originales o nuevos, entre los que se incluyen planes de negocio o comercialización, manuales de formación, publicaciones informativas, guías técnicas, programas informáticos, un sitio web, diseños, dibujos, informes de investigación, bases de datos, un logotipo para una nueva campaña de publicidad, etcétera.

Ambas partes, la empresa y el contratista independiente, deben prestar atención a la hora de establecer un acuerdo de esta índole para abordar de manera adecuada la cuestión de la titularidad de los activos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si el consultor o contratista presenta varios diseños o logotipos diferentes y la empresa acepta sólo uno, ¿quién poseerá los derechos de propiedad intelectual sobre las demás opciones

InvencionesEn muchas ocasiones, cuando una empresa contrata los servicios de un profesional independiente para que cree un nuevo producto o proceso, es el contratista quien posee todos los derechos respecto a la invención, a menos que se estipule lo contrario. Es decir, si el contratista no firma por escrito que cede su invención a la empresa, lo más generalizado es que la empresa no tenga ningún derecho sobre la creación, aun cuando hubiese pagado una remuneración por la creación.

Derecho de autor
En diversas legislaciones, los creadores autónomos son los propietarios de los derechos de autor, a no ser que firmen un acuerdo por escrito en el que se estipule que se trata de una obra por contrato con cesión de derechos (work for hire). Únicamente en el caso de existir este tipo de acuerdo firmado por escrito, la empresa que hubiese encargado el trabajo será la titular de la propiedad intelectual, pero los derechos morales seguirán siendo, en principio, del autor.

Si no existe tal acuerdo por escrito, lo habitual es que la persona pagadora de la obra esté autorizada a utilizar el trabajo sólo con la finalidad para la que haya sido creado. Así puede ocurrir, por ejemplo, que una empresa que hubiese remunerado a un contratista independiente por la creación de su sitio web  se lleve una desagradable sorpresa al descubrir que no es la propietaria de dicha creación.

Pueden ser de aplicación diferentes reglas o excepciones, como sucede en los casos en que se encarga la realización de fotografías, películas o grabaciones de sonido.

Diseños industrialesSi se encarga a un diseñador autónomo que realice un diseño específico, en muchos casos los derechos de propiedad intelectual no se transfieren de forma automática a la parte contratante, sino que siguen perteneciendo a dicho diseñador. En algunos países, la parte contratante es la titular de los derechos respecto del diseño sólo si ha pagado una remuneración por él.

Prácticas aplicables por las empresas para proteger la propiedad intelectual

Hay unas cuantas reglas para evitar controversias con empleados o con contratistas independientes, y así  proteger la propiedad intelectual de las empresas, como las siguientes:

Disponer de asesoramiento jurídico
Las cuestiones relacionadas con la titularidad son complejas y varían de un país a otro. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.

Celebrar un acuerdo por escritoEs preciso convenir:

  • quién será el titular de los derechos de propiedad intelectual respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente;
  • si se van a transferir y en qué momento;
  • quién tendrá el derecho de explotación;
  • quién va a pagar la creación, y/o
  • si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo alcanzado sea válido en virtud de las leyes de propiedad intelectual que sean aplicables.

Tener una relación contractual antes de que se inicieel proceso de creaciónNo conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la propiedad intelectual, es mejor abordarlos desde un principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a importantes derechos de propiedad.

Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad En los contratos que se firmen con empleados o con contratistas independientes deben incluirse estas cláusulas, así como también aquéllas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.

Adoptar políticas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de los empleadosEn este tipo de políticas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cuestiones:

  • las categorías de las invenciones que correspondan al campo de actividad del empleador;
  • la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador;
  • los procedimientos del empleador para llevar a cabo dichas notificaciones;
  • los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes, y/o
  • la remuneración que habrá de percibir el inventor.
Estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de propiedad intelectual.

Guardar prudencia en la contratación externa de productos o servicios de investigación y desarrollo (I+D)Si hay otras personas además de los empleados de la empresa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo donde otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las corporaciones deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compañía todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos, y en especial, el derecho a introducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de I+D generen material que pueda quedar amparado por derechos de autor.

Además de lo correspondiente a las invenciones, en los acuerdos de I+D deben incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigación y sobre materiales físicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigación, como microorganismos u otros materiales biológicos, así como derechos de propiedad intelectual sobre cualquier información de referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos habrán de considerarse estrictamente confidenciales.

Conclusión

En relación con la titularidad de un derecho de propiedad intelectual, hay muchas variaciones entre las legislaciones nacionales, tanto respecto a quién es el propietario como respecto al modo en que puede transferirse la titularidad a otros. Además, la titularidad de algunos tipos de derechos de propiedad intelectual puede diferir de la de otros derechos, incluso sobre un mismo trabajo.

A fin de impedir malentendidos, es conveniente para cualquier empresa que la cuestión de la propiedad intelectual quede clara en el acuerdo que alcance con el empleado o con el contratista independiente, y es preferible hacerlo con la asistencia de un asesor o especialista en propiedad intelectual.

Fuente: Boletín de noticias de la OMPI sobre las PYME - Diciembre de 2002