El pasado viernes 18 de mayo del 2018 se publicó en el DOF el decreto por virtud del cual se modificaron varios artículos a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), específicamente a las disposiciones relativas a marcas y signos distintivos.
De conformidad con la exposición de motivos, el principal propósito de estas es permitir la modernización de la LPI a fin de garantizar los derechos de propiedad industrial de manera completa y, así, que nuestra legislación sea compatible con la mayoría de las disposiciones a nivel mundial.
En ese sentido, el licenciado Oscar Arias Corona, socio de Arias, Charua, Macías & Prum, S.C. proporcionó una breve explicación de las nuevas figuras previstas en la ley.
Marcas no tradicionales
Actualmente, se establece que únicamente las personas físicas o morales dedicadas a la prestación de servicios podrán ser susceptibles de solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de signos distintivos, entendiendo a estos como las palabras o imágenes que sirvan para identificar un producto o servicio en el mercado.
No obstante lo anterior, la reforma que nos ocupa ya prevé la posibilidad de solicitar otro tipo de signos que se denominarán como marcas no tradicionales, el procedimiento de estas es novedoso a nivel mundial y requiere de la emisión de ciertos lineamientos por parte del Instituto.
Acorde con la reforma en cuestión, ya se puede solicitar la inscripción de las siguientes:
- olfativas
- auditivas
- signos holográficos; y
- la pluralidad de elementos gráficos que garanticen la distintividad de un producto o servicio; es decir, imagen, tamaño, color, forma, etiqueta, empaquetado, decoración o cualquier otro elemento cuya combinación sea susceptible de ser otorgado como marca
Mala fe
Se considera que el registro debe ser negado a aquellas solicitudes presentadas con mala fe, que se entiende, entre otros, cuando es solicitado de manera contraria a los usos y costumbres establecidos en el comercio de la propiedad industrial o cuando se busque obtener una ventaja competitiva en detrimento del legítimo propietario de la marca; en otras palabras, que se apropie de la denominación y la registre como si fuera propia.
Otros elementos para negarlo son los siguientes:
- elementos de identidad, imagen, nombres, voz, firmas de personas sin el consentimiento de las mismas o sin el de quien corresponda para otorgarlo, y
- nombres idénticos de obras o que los mismos sean semejantes en grado de confusión, incluyendo personajes sin autorización de su legítimo titular
Denominaciones genéricas
Se continua con la prohibición a las mismas o a aquellas que no sean susceptibles de registro por descriptivas o de uso común.
Aunque la reforma indica que dicha restricción no será aplicable cuando se vuelva distintiva de los productos o servicios a ser protegidos; es decir, que a través de los recursos invertidos adquiera cierta distintividad y la asocien con el titular.
Consentimiento
Durante años, el IMPI ha estado de acuerdo en el otorgamiento de denominaciones que son idénticas o semejantes en grado de confusión a las ya registradas; sin embargo, el titular de la marca permitía el uso a través de una carta de consentimiento y, con esto, el Instituto podía o no otorgar el registro de una denominación semejante en grado de confusión.
Es importante mencionar que no existían bases legales o lineamientos que permitieran realizar este tipo de consentimiento; no obstante, con las modificaciones, si el titular otorga su aceptación para el registro, esta podrá ser registrada; adicional solo se señala que la aprobación deberá ser por escrito sin especificar otros requerimientos.
Marcas colectivas
Actualmente, la legislación ya contempla el registro de las mismas que pueden ser registradas por asociaciones o sociedad de producción, fabricantes o comerciantes legalmente constituidos; pero, no eran del todo claras las reglas. Por lo que, con los cambios se establecen de forma clara a ser seguidas para el registro y uso, adicional a indicar que no podrán ser materia de licencia ni ser cedidas a terceros.
Marcas certificadas
Para solicitar su registro ante el IMPI, el titular deberá garantizar que los productos o servicios a ser protegidos cumplen con los procesos de calidad y condiciones en el mercado; es decir, que en el momento en el que el público consumidor adquiera un producto o un servicio, estos cumplan con los términos y condiciones establecidos para su funcionamiento. Únicamente el titular puede operar como el certificador.
Especificación de productos y servicios
El IMPI ha estado aceptando la inclusión de productos y servicios que coinciden con el título de cada clase indicado en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. En ese sentido, y a partir de la reforma, en las solicitudes a ser presentadas ya se deberán especificar los servicios o productos a ser protegidos en la clase correspondiente.
Declaratoria de uso
Se precisa la obligación de declarar el uso del registro marcario. Dicha declaratoria deberá ser presentada durante el tercer mes después de haber completado el tercer año del registro.
Es importante mencionar que, en caso de no presentarla se produce la caducidad de la misma.
Causales de nulidad
Aunque la obtención sea por mala fe, está entre las causales de nulidad, limitándose a la de un agente, representante, usuario o distribuidor.
Se amplía este concepto como causa independiente a lo previsto en el párrafo anterior.
Notificaciones
Reglamenta que en los procedimientos contenciosos administrativos se podrá notificar a las partes a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial en caso de no tener conocimiento del domicilio de cualquiera de las partes. Por lo que la presente entrará en vigor a los 60 días hábiles después de su publicación, es decir a partir del diez de agosto de 2018.
Comentarios
Es un gran avance las reformas a la LPI, que sin duda, la legislación puede competir con cualquiera a nivel mundial y, aún más importante, se está sincronizando con tratados internacionales y legislaciones de otras partes del mundo a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual de manera amplia; sin embargo, es vital que el IMPI emita ciertos lineamientos a efectos de garantizar la forma en la que se hará la nueva protección de signos.
