Las grandes transformaciones del sistema de propiedad intelectual de México, en las últimas décadas, solían responder al cumplimiento de obligaciones internacionales. La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) de 1993, que entre otras modificaciones importantes prolongó la vigencia de las marcas e hizo posible el otorgamiento de patentes para medicamentos, en gran parte se emitió para implementar las obligaciones previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (que por entonces, estaba a punto de entrar en vigor) y en la Organización Mundial de Comercio.
Sin embargo, recientemente la LPI tuvo reformas sustanciales en las que se incluyeron figuras innovadoras y cuya incorporación al régimen nacional se debió a los méritos y ventajas que por si mismas representan, sin haber obligaciones internacionales de por medio. Tanto el conocido T-MEC como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que prevén que deben otorgarse marcas sonoras, abren la puerta para que se valore el otorgamiento de marcas olfativas, pero son omisos en cuanto al concepto de imagen comercial.
A partir del 10 de agosto de 2018 la legislación nacional brinda la posibilidad de registrar las “marcas no tradicionales”, en las que destacan las sonoras u olfativas, pero aunque es un aspecto, de entrada, menos llamativo también entró a formar parte del régimen nacional la imagen comercial que en el mundo es conocida como el trade dress. Es con este preámbulo que el licenciado Fernando Portugal Pescador abogado experto en derecho comercial internacional, administrativo y propiedad intelectual, nos explica la importancia que tiene la protección de este tipo de marcas.
¿Qué beneficios implica la imagen comercial?
La protección al amparo de una marca tradicional impide que un tercero utilice el mismo término o logotipo para identificar sus productos o servicios. A modo de ejemplo, el titular de Mássimo Dutt tiene el derecho exclusivo para aplicar ese nombre como marca para ropa, calzado y tiendas de vestuario, entre otros; no obstante, su estrategia comercial también implica que en sus tiendas alrededor del mundo se empleen colores, maderas y hasta olores muy específicos que, en conjunto, representan la imagen comercial de la empresa. Esos elementos no están protegidos bajo un registro de marca tradicional, pero ahora podrían estarlo bajo la marca de imagen comercial.
El titular de una marca de imagen comercial puede impedir que otra persona use su mismo concepto decorativo. Recurrir al diseño para impulsar el comercio está en boga en el país; por ejemplo, en la Ciudad de México, sobre todo en colonias como la Roma y la Condesa, prácticamente cualquier restaurante o cafetería tiene un estilo propio con el que buscan colocarse en el competido mercado de la zona.
Muchos de estos negocios, tal vez la mayoría, no forman parte de grandes cadenas sino que son inversiones de pequeños y medianos empresarios. Para este tipo de Pyme’s, el concepto decorativo es una parte fundamental de su estrategia comercial. Al margen de las grandes compañías globales, son potenciales beneficiarios de la imagen comercial, también es importante tomar en cuenta que esta figura permite proteger la forma y estilos aplicados al envase de un producto.
Anteriormente, en el país, la imitación ilegítima de la imagen comercial podía considerarse como una infracción por competencia desleal, pero “armar” el caso era sumamente complicado, además de que la ausencia de un registro hacia muy subjetivo determinar cuál era el concepto protegido. Ahora, la inscripción de esta marca otorga mayor seguridad jurídica que el régimen anterior.
¿Qué no se puede registrar como imagen comercial?
Al igual que en las marcas tradicionales, el principio para denegarla es que no confiera un grado inherente de distintividad para los servicios, o productos para los que se aplica. Debido a ello, por sí solos no pueden proteger el mobiliario y la disposición común que utilizan, por ejemplo, en una barbería. Para que puedan beneficiarse de este tipo de protección, en su caso, los sillones y demás elementos de un negocio, tendrían que contar con un diseño que les diferencie significativamente con respecto a sus competidores.
A continuación, se señalan los requisitos que deben de cumplir:
- los elementos de la imagen comercial no pueden ser de una utilidad meramente funcional: no es posible pedir protección para libreros en general, porque ello supondría otorgar un derecho de uso exclusivo sobre un bien que es genérico. Para que pueda considerarse como imagen comercial, el librero debe tener una disposición, colores y diseño que combinados con otros elementos (paredes de determinado estilo, alfombras de un tipo muy bien definido) le den distintividad al negocio y la diferencien de otros en el mercado. Estos elementos, han de ser ornamentales, más no indispensables para proveer el servicio o producto que se busca comercializar
- no atiendan exclusivamente a aspectos de funcionalidad: en el supuesto de envases de producto, por ejemplo, es necesario que las características de la imagen comercial no recaigan exclusivamente en cuestiones de funcionalidad. Una bolsa o una caja por si sola no es imagen comercial. Debe tener un color y un diseño particulares y los elementos de la imagen comercial no deben ser útiles, es decir, el producto debe poder proveerse aun en la ausencia de estos.
En algunos países (todavía no se sabe si en México llegará adoptarse un criterio jurisprudencial así), para otorgar protección como imagen comercial a un envase, es necesario que este no incremente significativamente el precio del producto
Al referirse a las marcas olfativas es muy común que se piense en que el olor de un perfume puede protegerse como tal. No obstante, dado que se trata del producto en sí y no de un distintivo adicional con el que se pretende identificar al bien en el mercado, el olor del perfume en sí no puede constituir una marca olfativa. Lo mismo ocurre con el trade dress. El bien mismo que se está comercializando no puede protegerse como imagen comercial. Lo susceptible de protección son los elementos ornamentales que, con fines de mercadotecnia, le diferencian de los demás.
A nivel internacional ya se tienen ejemplos respecto al alcance de la protección bajo una marca de imagen comercial. Uno de los casos más emblemáticos en Estados Unidos nos puede resultar muy cercano, ya que se trató de una controversia entre dos empresas de comida mexicana: Two Pesos vs Taco Cabana. La controversia fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de ese país en el sentido de que Two Pesos, según se resolvió, imitó deliberadamente el estilo de los restaurantes de Taco Cabana, que implicaba murales y la disposición de las mesas en torno a un patio interior, por lo que la demandada perdió el caso y fue condenada a pagar casi un millón de dólares por daños y perjuicios.
La controversia se zanjó del todo cuando Taco Cabana compró los activos de Two Pesos. La imitación que se había hecho de su estilo era tal que fue muy sencillo asimilar los restaurantes al concepto de Taco Cabana. Este litigio fue decisivo para fijar los criterios que posteriormente se seguirían en el vecino país para la protección del trade dress.
Conclusión
El desarrollo de una marca olfativa o sonora puede sonar muy innovador. Sin embargo, en la práctica son pocas las Pyme’s para las que sea útil emplearlas como una estrategia comercial. En cambio, el trade dress o imagen comercial les puede resultar un mecanismo muy adecuado para evitar la competencia desleal y proteger su concepto comercial frente a imitaciones de otros.
