Actualmente las marcas son consideradas como un instrumento fundamental para atraer consumidores, pues permiten diferenciar a un producto o servicio en el mercado por sus características y calidad.
En la búsqueda de esa notoriedad, las empresas se arriesgan a crear marcas conformadas con palabras altisonantes o expresiones polémicas “de moda” para ser reconocidos fácilmente entre la competencia, ocasionándoles contratiempos, ya que son muchos los casos en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha negado su licencia por considerarlas ilegales.
Si bien la Ley de la Propiedad Industrial no prohíbe expresamente el registro de insultos, a través de su artículo 4o. establece que no se otorgará la inscripción cuando su contenido sea contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres.
La descripción tan genérica de la norma ha motivado que sean los tribunales constitucionales en la última instancia los que resuelvan la procedencia o no del permiso.
En esta ocasión, la autoridad judicial se pronunció sobre el rechazo de una solicitud de marca que incluía el término “pinche”, cuyo giro comercial tenía relación directa con la cocina, al estimarla violatoria de la moral y el orden público.
Al respecto, señaló que era ilegal la determinación, debido a que la acepción de “pinche” no solo tiene como único propósito ofender, sino también alude a un ayudante de cocina, por lo que no es categóricamente contraria a la moral.
En ese orden de ideas concluyó que las autoridades no pueden hacer valer sus preferencias lingüísticas y censurar un aparente uso incorrecto del lenguaje, porque las palabras tienden a evolucionar y en ese tenor sería incongruente no darse cuenta de que lo que antes se encontraba en un estado de tabú o prohibición, ahora se estima normal o aceptado.
No cabe duda que las autoridades tienen una compleja labor para decidir que es contrario a la moral, el orden público o las buenas costumbres sin que su decisión no se torne arbitraria.
En primer lugar, porque nociones como “moral”, “buenas costumbres” y “orden público” resultan bastante abstractas, lo que se reafirma con diversas apreciaciones del poder judicial que los han catalogado como “conceptos jurídicos indeterminados” cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento.
Desde otro punto, porque cada lugar, incluso dentro de un mismo país, tiene su propia concepción de lo que está acorde a la moral y buenas costumbres, volviéndose muy subjetiva su valoración.
Ante ello resulta acertada la posición del tribunal al indicar que se deberá tener presentes los parámetros de cada caso en concreto (época, región, público al que se dirige, permisividad social, etc.) para que la aplicación de estos conceptos no censure o limite la libertad de expresión en el registro de una marca. En seguida la tesis de referencia:
MARCAS. DEBE PERMITIRSE SU REGISTRO AUN CUANDO SU DENOMINACIÓN CONTENGA UNA PALABRA MALSONANTE, SI ÉSTA NO ES SU ÚNICA CONNOTACIÓN, DEBIENDO TENER EN CUENTA SU USO EN EL CASO ESPECÍFICO Y UN CRITERIO DE EXCEPCIONALIDAD AL INVOCAR LA AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL). Una marca es registrable, aun cuando el uso de una de las palabras que forman parte de su denominación resulte malsonante si, por las diversas acepciones que ésta tiene, no necesariamente es contraria a la moral, a las buenas costumbres ni al orden público, para lo cual, deberá atenderse a cada caso concreto. En efecto, el artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables las marcas cuyos contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. Aunado a lo anterior, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se alega violación al orden público –concepto controvertido e indeterminado–, su connotación debe adecuarse a las circunstancias de casos concretos y no basarse en supuestos de afectación hipotética, por lo que es imposible predeterminar su alcance de manera genérica y anticipada con pretensión de definición fija e inflexible; es decir, debe privilegiarse la aplicación de la siguiente ecuación: a mayor alcance en cuanto al contenido de orden público, menor tutela y alcance de derechos fundamentales; entre más amplia sea la connotación de orden público, más limita y restringe el alcance de derechos fundamentales. En consecuencia, debe permitirse el registro de una marca, aun cuando su denominación contenga una palabra malsonante, si ésta no es su única connotación, debiendo tener en cuenta su uso en el caso específico y un criterio de excepcionalidad al invocar la afectación al orden público lo cual, a su vez, protege la creatividad de expresiones que, en el mundo de los negocios, son eficaces para llamar la atención y útiles para fines comerciales; considerar lo contrario, implicaría hacer valer como concepto de orden público las preferencias lingüísticas de la autoridad administrativa en turno y censurar un uso del lenguaje.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 727/2018. Daniel Andrew Defossey y otro. 2 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Arturo Medel García. Secretario: Silvestre Fidel Ávalos Ramírez. Esta tesis se publicó el viernes 21 de junio de 2019 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Administrativa, Tesis: I.4o.A.166 A (10a.), Tesis Aislada, Registro: 2020128, junio de 2019.
