Para que una empresa tenga éxito, es recomendable asegurar que sus activos de propiedad intelectual se encuentren debidamente protegidos mediante las figuras de protección disponibles, como son las patentes para las creaciones novedosas industriales, las marcas para toda clase de signos distintivos y los derechos de autor para las creaciones artísticas y literarias originales.
Los derechos de propiedad intelectual son activos intangibles valiosos para cualquier tipo de empresa y es muy importante contar con una estrategia que impida o castigue su violación. Por ello, es fundamental disponer de un plan formal que incluya acciones tales como la vigilancia en aduanas, digital “Brand Protection”, y en canales de distribución, así como de acciones legales al detectar una posible violación, como son las medidas en frontera, medidas provisionales, declaraciones administrativas de infracción y denuncias penales, sin olvidar que las personas que cometen este tipo de atentados son bastante ágiles para cubrir tanto su identidad como sus actividades.
Por lo tanto, el hecho de contar con asesoría jurídica especializada en materia de propiedad intelectual resulta esencial, debido a que se requieren procedimientos sancionadores específicos, así como las pruebas que acrediten de forma innegable la comisión de dichas conductas y que den sustento a las acciones para que puedan prosperar los casos en los ámbitos administrativo, civil o penal.
Es con esta introducción que la maestra Tanya Indra Escamilla Luján, directora de servicios técnicos y jurídicos en ClarkeModet México, realiza diversas reflexiones sobre la importancia de la protección estratégica de los activos intangibles de las empresas, que incluye la vigilancia de su propiedad intelectual para evitar violaciones, y las acciones legales que se realizan al detectarlas. Asimismo menciona algunas medidas provisionales que se incorporaron en la nueva legislación en la materia.
Mecanismos de protección
No hay una solución estratégica genérica contra el uso ilegal de los derechos de propiedad industrial, sino que la misma debe atender a la naturaleza y necesidades específicas de cada negocio.
Se deben implementar las medidas necesarias tanto para su salvaguarda como para la solicitud de sanciones por conductas violatorias, incluido el resarcimiento de daños y perjuicios ocurridos, y, en casos de materia penal, la reparación del daño.
Es recomendable que todos los titulares de los derechos de propiedad intelectual estén dispuestos a emplear estas acciones para impedir futuras infracciones, incluso en los casos cuyos montos sean bajos, ya que la propia adopción de medidas provisionales demostrará a los infractores que están en riesgo, sin importar el nivel de actividad de ventas.
La preparación de casos es muy útil para obtener información de los presuntos infractores, falsificadores y sus proveedores, mientras que las medidas provisionales pueden ser muy efectivas para sacarlos del negocio ilícito de inmediato.
México cuenta con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), vigente a partir del 5 de noviembre de 2020, la cual entre sus disposiciones, precisa los distintos derechos que la misma tutela, cumpliendo además con los compromisos en materia de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esta nueva ley incluye a su vez la modernización y simplificación administrativa de los trámites de registro, ahora en su totalidad también mediante medios electrónicos en todas sus etapas.
En cuanto al tema de defensa, a efectos de evitar que conductas ilícitas se sigan perpetrando, se adiciona al catálogo de medidas provisionales disponibles en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la facultad de imponer antes o durante un procedimiento de infracción, una orden de suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, transbordo o, en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituya una violación.
Asimismo, ahora se cuenta con la medida provisional que consiste en ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse.
La nueva ley también da una mejor descripción de las conductas que se consideran infractoras a los derechos de propiedad intelectual y que constituyen competencia desleal relacionada con dichos derechos tutelados. Así, se incluyen algunas novedades como la posibilidad de presentar demanda de infracción en contra de centros comerciales (intermediarios comerciales) sin previa advertencia, debido a que se omitió agregar el requisito “a sabiendas” que se incluía en la antigua ley.
Y con la adición de una acción de infracción por el uso de nombres de dominio que invadan derechos de marcas registradas se esclarece el mejor derecho que tiene un titular de la marca sobre el registro de nombres de dominio que la contengan, por lo que el que se quiera aprovechar puede ser sancionado ahora también de forma administrativa.
Aunado a estos cambios, hay un incremento importante del monto de las multas que pueden ser impuestas por el IMPI, las cuales, si anteriormente ascendían hasta 20,000 veces el valor de la UMA, ahora pasan a las 250,000 veces el valor de la UMA (por cada conducta infractora).
Sin duda, el incremento de los montos de las multas ayudará para desincentivar a cometer conductas ilícitas, de igual forma las nuevas atribuciones que se le han otorgado al propio IMPI para cobrar como créditos fiscales las sanciones por infracción ayudarán a un cobro mucho más eficaz y rápido de las mismas.
Otro cambio importante respecto de las atribuciones del IMPI es la facultad con la que ahora cuenta para condenar, a su vez, al pago de daños y perjuicios y determinar montos de indemnizaciones.
Anteriormente, estos montos solo se podían determinar mediante un juicio civil una vez que el solicitante contará con resolución firme de declaración administrativa de infracción, y con una regla que establecía únicamente que no podían ser menores al 40 % del precio de los productos o servicios infractores.
En la LFPPI se señala que se podrá acudir a reclamar la indemnización por vía incidental por conducto del IMPI y una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, o bien, a través de los tribunales en forma directa sin necesidad de declaración administrativa previa, y por su parte se incluye un indicador denominado valor legítimo para su cuantificación, el cual será sin duda de gran ayuda.
Al respecto, la norma refiere como valor legítimo a elección del afectado lo siguiente:
- el valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado o el precio sugerido para la venta al por menor
- las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción
- las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, y
- el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que se hubieran concedido
El único límite para acción de daños y perjuicios es que la misma debe presentarse antes del plazo de prescripción de dos años contados a partir de la fecha en que el IMPI haya declarado una infracción administrativa y esta sea exigible.
Finalmente, otra novedad es la inclusión formal de la conciliación durante la sustanciación de procedimientos de declaración administrativa de infracción, conciliación misma que no suspende el procedimiento, que podrá ser solicitada por cualquiera de las partes en cualquier etapa procesal, antes de emitirse la resolución de fondo, y que cuenta con plazos y formalidades específicas muy breves, dando al convenio resultante en su caso el carácter definitivo y sin oportunidad de recurso alguno.
Comentario final
Por las particularidades de este tipo de asuntos es fundamental que los titulares de derechos cuenten con una asesoría legal especializada que cuente con la experiencia necesaria y amplio conocimiento de los cambios en la nueva LFPPI que les permita dar puntual seguimiento a estos casos y así hacer posible la obtención de una eficaz protección de la propiedad intelectual de su empresa.
