La revolución digital, con el Internet como estandarte, representa uno de los avances tecnológicos más importantes para la humanidad debido a que amplió la gama de posibilidades en la comunicación humana impulsando el derecho a la educación, el derecho al acceso a la información, entre otros derechos fundamentales como también lo es el derecho al trabajo; no obstante, todas las ventajas y garantías que propicia este avance, pueden colisionar con otros derechos, tales como los de propiedad intelectual e industrial.
A partir de la creación de la red informática mundial en la década de los noventa, la cual eventualmente derivó en el Sistema de Nombres de Dominio que conocemos actualmente (DNS, por sus siglas en inglés), el Internet, de ser una herramienta de búsqueda de información, se transformó en un mercado global, comenzando, así, el auge del uso comercial. Pasó de ser únicamente un espacio colaborativo de información y de educación a un potencial motor de la economía mundial con capacidad de impulsar la innovación, la transformación tecnológica en las empresas y el intercambio comercial transnacional con millones de potenciales consumidores a la mano.
En consecuencia, el uso de nombres de dominio se incrementó exponencialmente pues, en esencia, estos son la dirección en la cual las empresas pueden ser localizadas por los consumidores digitales. Pronto, los nombres de dominio comenzaron a tener funciones similares a las de las marcas fungiendo como el elemento distintivo e identificador utilizado por las empresas para atraer tráfico de consumidores a sus sitios web asociando el nombre de domino a una determinada fuente comercial; sin embargo, el creciente uso del “Internet comercial” derivó en la indeseada consecuencia de choque entre el DNS y los derechos de marca.
Es con esta introducción que el licenciado José Miguel Mena, especialista en Derecho de propiedad industrial e intelectual y director de servicios jurídicos en ClarkeModet México, aborda la problemática que existe en el ámbito jurídico entre las marcas y los nombres de dominio.
Contexto
Mientras que el marco jurídico de los derechos marcarios está comprendido por leyes especiales de cada país en conjunto con diversos tratados internacionales, el DNS no está regulado por organismos gubernamentales sino que este es únicamente gestionado por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN por sus siglas en inglés), una asociación internacional sin fines de lucro encargada de —entre otras funciones— coordinar el sistema de nombres de dominio asignando y alojando las direcciones IP y gestionando, a través de otras organizaciones, los dominios asignados.
Ni la ICANN ni dichas organizaciones relacionadas con el DSN, son organismos gubernamentales, ni mucho menos tienen la facultad de controlar el Internet, el contenido o los accesos que realizan los usuarios, por lo que el papel que juegan —aunque muy importante en la organización del Internet— es también muy limitado.
Lo anterior derivó en el uso abusivo de los nombres de dominio al comenzar a ser registrados y utilizados ilegítimamente por terceros que no tenían ninguna relación con la empresa o los productos, afectando tanto a los consumidores como a los legítimos titulares de las marcas, que encontraron muchas dificultades al momento de pretender ejercer sus derechos marcarios en contra de estos usurpadores bajo el paraguas del Internet, especialmente considerando las limitaciones territoriales de los derechos de marcas, la ausencia de una normativa global homologada y la duración prolongada de los procesos judiciales en todos los países.
Tal fue el caso de Dennis Toeppen, quien en su momento registró o, mejor dicho, secuestró cientos de nombres de
dominios a su nombre, muchos de los cuales incluían marcas o nombres de empresas famosas, tales como “panavision.com”, “deltaairlines.com” y “yankeestadium.com”, entre muchas otras, con la única finalidad de obtener un pago por parte de los titulares de las marcas. Algunas empresas cedieron a sus arbitrarias e inmerecidas condiciones pagando miles de dólares para adquirir los nombres de dominio que incluían sus marcas, pero otras decidieron emprender acciones legales en las cuales invirtieron grandes esfuerzos, cantidades de dinero y, sobre todo, tiempo para intentar obtener justicia.
Al final, las Cortes en Estados Unidos obligaron a Toeppen a renunciar a algunos de los dominios que fueron base de los litigios, pero al mismo tiempo determinaron que la acción de registrar un nombre de dominio, por sí misma, no constituía una infracción de marca ni competencia desleal, dejando un sabor amargo en los titulares de marca y en el gremio de la propiedad industrial, evidenciando que la escalabilidad del régimen jurídico de derechos marcarios no estaba ni cerca de ser proporcional a los veloces avances tecnológicos y al exacerbado incremento del uso comercial de Internet, por lo que organizaciones (privadas y no gubernamentales), gobiernos y practicantes de la propiedad intelectual crearon un frente común para dotar a los titulares de marcas con herramientas legales extrajudiciales más eficientes para defenderse de estos nuevos conflictos legales en el entorno digital.
Solución de controversias
Fue precisamente a partir del aumento de la ciberocupación a finales de los noventa, que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a petición de diversos gobiernos, externó diversas sugerencias y lineamientos, a partir de los cuales se desarrollaron las bases de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP por sus siglas en inglés), la cual fue eventualmente afinada y adoptada por ICANN.
La UDRP es aplicable para los dominios genéricos de primer nivel (gTLD), como “.com” o “.net”, y es de carácter obligatorio pues, al momento de solicitar un nombre de dominio, esta es aceptada por todos los registradores y registrantes. Básicamente consiste en un procedimiento extrajudicial ágil, eficiente y económico, por el cual se resuelven las disputas existentes entre los titulares de nombres de dominio y terceros que alegan tener un mejor derecho, con el objetivo de impedir registros y usos abusivos de los nombres de dominio.
El procedimiento comienza cuando el titular de la marca (o quien alegue tener un mejor derecho sobre el dominio) dirige la demanda a uno de los proveedores autorizados por ICANN —dentro de los cuales se encuentra la OMPI— para que este, a su vez, notifique al titular del nombre de dominio, quien contará con un plazo de 20 días para contestar a la demanda. Una vez recibida la respuesta por parte del demandado, el proveedor autorizado contará con un plazo de cinco días para designar a un árbitro o a un panel compuesto por tres árbitros, quienes deberán emitir una decisión dentro de las siguientes dos semanas.
La resolución que emiten los árbitros se limita a la orden de cancelar o transferir el nombre de dominio o, en su caso, al rechazo de la demanda, pero no se prevé una sanción monetaria por parte del o los árbitros designados en perjuicio del titular del dominio, además de que las partes no estarán impedidas de acudir a la vía judicial antes, durante o después de la solución extrajudicial; es decir, las partes podrán someter la controversia ante un tribunal competente con el fin de obtener una resolución independiente, en cualquier momento que así lo consideren y de conformidad con las leyes locales aplicables.
Ahora bien, para poder lograr una resolución que ordene la cancelación o transferencia de un nombre de dominio, no basta con presentar la demanda.
En este punto, es importante considerar que la configuración tecnológica del DNS impone la unicidad de los nombres de dominio de segundo nivel (SLD), tal como lo sería “nombredeempresa.com”, de tal manera que —por cuestiones tecnológicas— no pueden existir dos nombres SLD idénticos en Internet; sin embargo, dicha característica determinada estrictamente a partir de cuestiones tecnológicas, es una fuente de potenciales conflictos legales ya que no es poco común que diversas empresas o personas alrededor del mundo deseen utilizar —de manera legítima— el mismo nombre de dominio por diversas razones, dentro de las cuales se incluye
la posibilidad de que las marcas o razones sociales de estas empresas simplemente coinciden sin que esto pueda considerase como algo ilegal
Por lo anterior, se tuvieron que establecer lineamientos claros y específicos en la UDRP para poder resolver las controversias a partir de elementos objetivos y principios de legalidad, equidad e imparcialidad, propios de cualquier controversia.
De tal manera que los demandantes en estos procedimientos deben demostrar las siguientes tres condiciones para poder obtener una resolución favorable:
- que el nombre de dominio sea idéntico o similar en grado de confusión a una marca aplicada a determinados productos o servicios
- que el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre el mismo, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe
Para poder analizar estas tres condiciones, los árbitros generalmente se apoyan en los criterios utilizados para dirimir litigios de derechos marcarios, particularmente al momento analizar la similitud en grado de confusión entre un SLD y una marca, aunque debe reconocerse que este examen de “confundibilidad” ha sido cada vez más complejo con la incorporación de nuevos gTLDs que también ya juegan un papel importante en este análisis. Asimismo, de las tres condiciones, la mala fe es probablemente la más complicada de demostrar; sin embargo, cabe señalar que ya se han establecido lineamientos y criterios objetivos para determinar esta situación en los procedimiento bajo la URDP, tales como la titularidad pasiva y prolongada del nombre dominio; la intención de vender o subastar el dominio; conductas maliciosas como los malware, correos no deseados o phishing; patrones de conducta determinados consistentes en el registro de nombres de dominio con enfoque a marcas famosas, entre otros criterios.
Los procedimientos bajo la UDRP de ICANN solo son aplicables para los gTLDs, tales como “.com”, pero la ciberocupación no es un problema exclusivo de este tipo de dominios, sino que también concierne a los nombres de dominio territoriales (ccTLD), como podría ser el “.mx”, para los cuales también se prevé una variante del procedimiento UDRP —aunque en esencia es idéntico y obligatorio—, pero que, a diferencia de los dominios genéricos, se instaura ante las entidades registradoras de cada país y en el que no existe la opción de designar a un panel de tres árbitros, por lo que las controversias para este tipo de dominios serán dirimidas, sin excepción, por un solo árbitro. En el caso de México y los dominios “.mx”, la política que regula el procedimiento es la Local Dispute Resolution Policy o LDRP (en lugar de la UDRP) y la organización ante la cual se lleva a cabo la controversia es la OMPI quien, en colaboración con nuestra entidad registradora, NIC-México, se encarga de asignar a un árbitro para resolver el procedimiento
a partir de los mismos criterios antes mencionados.
Podemos determinar con seguridad que estos procedimientos han evolucionado y han demostrado ser una herramienta legal extrajudicial efectiva y económica para la recuperación de nombres de dominio, convirtiéndose así en un “paliativo legal” del rezago de los marcos jurídicos ante los agigantados pasos de la tecnología que, invariablemente, se desarrolla a una velocidad tal que —desde la perspectiva legal— deja en evidencia que los procesos legislativos y las acciones legales son incapaces de mantener el ritmo del avance tecnológico, lo que implica una serie de vacíos legales que impactan sustancialmente a la práctica del derecho, en cualquiera de sus ramas.
Regulación nacional
No fue sino hasta después de la creación del DNS, del auge de la ciberocupación y de la implementación del UDRP, que las legislaciones nacionales alrededor del mundo comenzaron a incorporar elementos, figuras y conceptos vanguardistas en las leyes locales con el fin de proporcionar mayores
herramientas a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial ante las violaciones de sus derechos en el entorno digital. Particularmente en México, observando la práctica internacional, así como los criterios adoptados en las resoluciones de este tipo de procedimientos, en 2005 se incluyó en nuestra —ahora abrogada— Ley de la Propiedad Industrial (LPI) un procedimiento formal por el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podía comenzar a declarar la fama de una marca cuando el titular cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley.
Dicha declaratoria oficial por parte del IMPI, entre otras ventajas legales y económicas, automáticamente proporciona una protección legal más amplia de la marca permitiéndole al titular, por un lado, evitar que cualquier otro tercero registre o utilice una marca similar, aun para productos o servicios que no estén relacionados con su marca; y, por otro lado, dicha declaratoria puede también ser utilizada como prueba para recuperar un nombre de dominio argumentando que el tercero se está aprovechando del prestigio de la empresa, de la marca y de los productos o servicios, y demostrar así la mala fe del titular del dominio.
Esto se vislumbró como un avance importante en nuestra legislación pues, entre otras acciones, denotaba un compromiso por parte del gobierno de fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial ante las nuevas tecnologías; no obstante, dicho conato de progreso jurídico no fue complementado con acciones legislativas adicionales que permitieran pensar que, por fin el marco jurídico podía seguir el paso de la tecnología y anticiparse a las lagunas legales que pudieran surgir. De hecho, nuestra legislación fue omisa respecto de los conflictos entre nombres de dominio y marcas durante los casi 30 años de vigencia de la LPI, y no fue sino hasta la discusión, redacción y aprobación de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), cuya entrada en vigor fue el 5 de noviembre de 2020, que se incluyó, dentro del catálogo de infracciones administrativas, el uso de una marca como nombre de dominio sin autorización del legítimo titular, específicamente regulado en las fracciones XVIII y XX del artículo 386 de la LFPPI.
Cabe señalar que la LFPPI, junto con las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, fueron parte del paquete de reformas relacionadas con el T-MEC, el cual precisamente impuso diversas obligaciones a nuestro país en materia de propiedad intelectual e industrial, así como en el comercio digital, con el fin de propiciar un ambiente de confianza y seguridad jurídica en las actividades empresariales tanto tradicionales, como en el entorno digital. En particular, esta nueva disposición legal establecida en la fracción XX del artículo 386 de la LFPPI, determina que será infracción administrativa usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre de dominio o como parte de este, cuando la actividad comercial se aboque a productos o servicios idénticos o relacionados a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento expreso del titular del registro de marca; es decir, dicha disposición contempla las condiciones establecidas para resolver un procedimiento bajo la UDRP pero ahora bajo la legislación local.
Si bien, los procedimientos UDRP seguirán siendo más eficientes y económicos que los procesos legales, también esta nueva disposición dota a los titulares de marcas de alternativas legales para arremeter contra la ciberocupación y, al mismo tiempo, para intentar obtener una compensación monetaria por parte del tercero de mala fe ya que, entre muchos otros cambios que prevé la LFPPI, ahora los titulares de marcas pueden optar ya sea, por un procedimiento de infracción administrativo ante el IMPI o, en su caso, por una acción civil ante los tribunales civiles de manera directa, lo cual —en teoría facilita el reclamo de daños y perjuicios—. Aunado, la LFPPI también contempla cambios muy importantes en las facultades del IMPI —como autoridad administrativa— ya que estas fueron fortalecidas y ampliadas no solo para determinar el pago de daños y perjuicios, antes propio de la legislación común, sino también para imponer y cobrar multas que ahora pueden ascender hasta más de 20 millones de pesos.
Estos cambios se celebran pues fortalecen nuestro sistema, pero parecería que se enfocan más en la frontal desincentivación de violación de derechos de propiedad industrial a partir de multas millonarias y simplificación de los procesos para reclamar de daños y perjuicios, que en emparejar el marco normativo con el desarrollo tecnológico para anticipar las lagunas legales y problemas futuros que sin duda alguna surgirán a partir de continuo avance de la tecnología.
Comentario final
Independientemente del abrupto comienzo y la vertiginosa evolución del Internet comercial, resulta evidente que, hoy más que nunca, el Internet a través del DNS como motor del comercio electrónico, se han vuelto un eje rector imprescindible en los planes de expansión de cualquier empresa (sin importar la industria y el tamaño), razón por la cual las estrategias de protección y defensa de las marcas no pueden limitarse a los trámites, métodos y procedimientos tradicionales establecidos por las leyes locales, sino que también deben considerarse los mecanismos extrajudiciales que sirven como puente efectivo para acortar el rezago de los marcos jurídicos frente a los avances tecnológicos.
Sin embargo, la historia de la revolución digital también nos ha enseñado que no hay procesos legislativos, ni acciones legales o extrajudiciales que realmente puedan mantener el veloz paso del desarrollo tecnológico, por lo que quizá el mejor remedio contra la brecha tecnológica es precisamente la incorporación de nuevas tecnologías en el sector legal, también denominado como “legaltech”, por parte de las empresas, ya que estas les permite enfocarse en aquello que aporta mayor valor y anticiparse a riesgos o situaciones que pudieran comprometer la expansión de sus negocios. Ejemplo de estas tecnologías son las plataformas de brand protection basadas en inteligencia artificial que facilitan el monitoreo de una determinada marca en el entorno digital para prevenir el registro ilegítimo por parte de terceros de nombres de dominio que contengan su marca o parte de ella, así como para detectar y remover contenido que violente derechos de propiedad industrial con un solo clic, y sin necesidad de iniciar procedimientos judiciales
o extrajudiciales en la mayoría de los casos.
En conclusión, considerando que los nombres de dominio son el domicilio digital en que los consumidores pueden localizar a las empresas y que en las marcas se localiza la reputación de ellas, es importante que los titulares de derechos asuman los dominios y las marcas como un todo indivisible al momento de establecer estrategias de protección y expansión de sus marcas, y al mismo tiempo se alleguen de todas las herramientas legales, extrajudiciales y tecnológicas disponibles para defender y evitar el uso indebido del activo más valioso de las empresas.
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