El software, también conocido bajo los nombres “programa de computadora” o “programa informático”, se está convirtiendo en un activo cada vez más relevante para sus creadores al verse involucrado progresivamente en las últimas décadas en prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria; particularmente considerando la creciente necesidad y deseo de automatización de los procesos cotidianos o industriales. Debido a este auge, se ha vuelto evidente la necesidad de otorgar al software una protección adecuada, para así poder aprovechar todas las ventajas y beneficios que este puede proveer de una forma óptima y exclusiva; para lo cual, abordar esta protección desde la perspectiva de la propiedad industrial es una opción eficiente, conveniente y ventajosa. Pero ¿cómo, y bajo qué condiciones, se puede proteger el software, y qué ventajas hay en esa protección? Es con esta introducción que la ingeniera Sofya Khagba, consultor técnico en ClarkeModet México, a continuación realiza diversas reflexiones sobre la protección de los programas de cómputo bajo las figuras de patentes y diseños industriales.
Programas de computadora y su relación con las invenciones
Primeramente, se hace hincapié en que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) define, en el artículo 46, una invención como: “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.
Por otro lado, un programa de computadora per se, hablando desde la perspectiva técnica, se refiere a los elementos literales necesarios para desarrollar una acción específica en una computadora, y que se constituyen por elementos tales como un código fuente o instrucciones de computadora redactadas en un lenguaje de programación. Sin embargo, la LFPPI menciona en su precepto 47, que no se considerarán invenciones, en particular a los programas de computación.
En vista de lo anterior, se podría considerar que un programa informático per se, visto como un mero código fuente o una lista de instrucciones, no entra en la definición de una invención en el sentido definido por la LFPPI, ya que un código fuente o un conjunto de instrucciones ejecutables son una mera expresión de una solución técnica, y dependen intrínsecamente del lenguaje de programación. No obstante, si se evalúa no solo el aspecto literal de un software, sino que también se considera el objetivo que se busca obtener mediante la ejecución del mismo, se podría entonces estar hablando de una invención; particularmente, una invención implementada por computadora.
Esto fue acertadamente definido por José Luis Salazar López, director de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en la entrevista a Pamela Hernández Vélez (2019)1, como “una invención implementada por computadora es un invento que da una solución a un problema técnico, y que para ejecutarse necesita del apoyo de un programa de computadora o una red informática”.
Desde esta perspectiva, un software podría, entonces, convertirse en una invención implementada por computadora. Particularmente, un software se considerará poseedor de la naturaleza de una invención en el caso en que las acciones llevadas a cabo por el mismo puedan definirse en función de un proceso, mismo que es capaz de proporcionar efectos técnicos que van más allá de meras interacciones comunes entre el programa y el equipo físico —computadora—, que tienen lugar en la ejecución de todos los programas.
En otras palabras, una creación industrial —un proceso o un dispositivo asociado a un proceso— implementada por un programa informático, que es capaz de resolver un problema y lograr un efecto técnico que no solo se refieran a la manera en la que este programa informático está redactado, es decir, su código, puede ser considerado como una invención. No obstante, si los efectos técnicos resultan de, o se enfocan en meramente cambios en el código del programa de computadora, en lugar del proceso ejecutado por el mismo, la creación no se considerará una invención en los términos de la LFPPI.
Una vez definidas las circunstancias necesarias para que un software se pueda considerar como una invención en términos de la propiedad industrial, se destaca que estas invenciones se pueden catalogar, a grosso modo, en tres tipos de procesos. Esta catalogación puede resultar útil al tratar de definir si un software particular puede, o no, considerarse como una invención implementada por computadora:
- procesos que utilizan cantidades físicas para generar un producto o efecto físico, es decir, que manipulan cantidades físicas para transformar o reducir un producto a un estado diferente o en un nuevo producto. Por ejemplo, el control automático de la temperatura de un horno
- procesos que utilizan cantidades físicas para generar un producto virtual, esto es, que manipulan cantidades físicas para convertirlas en señales digitales, para luego transformar estas señales en un producto almacenado en un dispositivo. Por ejemplo, procesamiento de datos que representan características físicas (dimensión, color) que generan un producto virtual (video, música, imagen), y
- procesos que utilizan cantidades abstractas para generar un producto virtual, esto es, que manipulan cantidades abstractas (creadas en el entorno del proceso sin representar cantidades físicas) para transformar un producto virtual en otro producto virtual almacenado en un dispositivo. Por ejemplo, compresión y cifrado de datos o protocolos de comunicación
Programas de computadora en la propiedad industrial
Habiendo definido los conceptos generales del software y las invenciones implementadas por computadora, es posible analizar la forma en la cual esta materia puede protegerse mediante los derechos de la propiedad industrial.
Como primera opción para su protección, se encuentran las patentes al ser de las más fiables y ventajosas. Partiendo de las definiciones discutidas en párrafos anteriores, el primer requisito para patentar es que la creación sea, en efecto, una invención, tal y como esto se define en la LFPPI.
Sin embargo, para lograr una protección mediante una patente, no basta solamente con esto. Para que una invención pueda ser susceptible de patentarse, debe cumplir además con los criterios de patentabilidad, que son:
- novedad: es decir, que la invención es nueva en su campo técnico, y que no existen otras invenciones (patentadas o no) que sean iguales a esta
- actividad inventiva: esto es, que la invención que se desea proteger no pueda deducirse con facilidad a partir de otras invenciones existentes en el campo técnico, y
- aplicación industrial: esta es la capacidad del proceso o dispositivo objeto de la protección de ser aplicado en alguna rama de la industria; esencialmente, se refiere a que el método o dispositivo es algo real y no meramente abstracto o imposible de crear o implementar
En el caso de que un software pueda catalogarse como una invención implementada por computadora, y también cumpla con los criterios de patentabilidad, este entonces podrá ser susceptible de protección mediante una patente, con su respectiva exclusividad y beneficios.
Teniendo las bases para solicitar la protección de una invención mediante el derecho de patente, será necesario elaborar un escrito que defina la invención en cuestión, el cual deberá contener:
- un título connotativo (que de preferencia no contenga referencias directas hacia un “software”, “programa” o “código”)
- una descripción de la invención, que debe ser clara y suficiente para permitir que una persona experta reproduzca la invención (en esta parte, se deberán señalar los problemas y soluciones técnicas hacia los que se dirige la invención)
- reivindicaciones que puntualicen la esencia técnica del invento (las invenciones implementadas por programas de computadora nunca deberán reclamarse como un programa per se)
- un resumen, que deberá ser conciso y contener las principales características técnicas de la invención, y
- figuras que puedan ayudar a entender de mejor manera la invención que se pretende proteger
Es sumamente importante recalcar que las reivindicaciones en las solicitudes de patente que busquen proteger una invención implementada por computadora siempre deberán estar redactadas en función de un método o proceso —o un dispositivo asociado con un proceso—, con pasos claramente secuenciados y que describan las operaciones del proceso que van más allá de la ejecución de un código en un ordenador, para lo cual también podrían ser útiles las categorías de los tipos de procesos relativos a las invenciones implementados por computadora mencionados previamente. Además se deberá de evitar en la medida de lo posible el uso de términos tales como “instrucciones ejecutables”, “software” o “programa”, así como porciones de código, de modo que se reclame solamente la invención técnica, y no el código asociado a la misma.
Por otro lado, existe también otra figura en la propiedad industrial que en ocasiones es útil para proteger un aspecto del software. Se trata del diseño industrial, que se enfoca en proteger la apariencia especial de un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le otorgue un aspecto peculiar y propio, en cuanto este no implique efectos técnicos.
Esta figura es particularmente útil para el caso de las aplicaciones (apps), ya que permite proteger la interfaz gráfica, la forma de los íconos y los botones de estas, y así impedir que otros puedan copiar de una forma idéntica la visualización de una app. Otra ventaja de este medio de protección es que es meramente visual, es decir, para solicitar la protección mediante un diseño industrial, no es necesario demostrar que la aplicación es técnicamente diferente y relevante; sino que solo es requerido que la forma en como esta se ve no sea idéntica a como se ven otras aplicaciones ya existentes.
Ventajas de la protección del software mediante la propiedad industrial
La protección de las invenciones mediante los derechos de propiedad industrial acarrea un gran número de beneficios, que superan considerablemente los esfuerzos e inversión inicial en la protección.
Las ventajas de la protección mediante el derecho de patente se traducen principalmente en la exclusividad de la invención. Una invención protegida mediante una patente no puede ser fabricada, utilizada, distribuida ni vendida sin el consentimiento del titular de la patente, lo cual permite al dueño de la patente cosechar el beneficio de su invento en su totalidad por un plazo de veinte años completos desde la presentación de la solicitud de patente. Del mismo modo, un documento de patente hace que sea más fácil obtener inversiones externas para el desarrollo o la comercialización de una invención al existir un documento oficial que garantiza la validez de este invento, por lo cual otra ventaja es la aceleración del retorno de inversión para proyectos nuevos. Asimismo, está el reconocimiento al titular de una patente, que podría llevar al dueño de ésta a ser reconocido en el mercado como un pionero en un campo tecnológico. La reputación es una gran ventaja ante la competencia, y una patente puede servir como una demostración fehaciente de este renombre.
Las ventajas obtenidas por la protección mediante un diseño industrial son similares a la patente en términos de la exclusividad, ya que ninguna otra persona o empresa podrá copiar de una forma idéntica un diseño protegido.
Particularmente, retomando el enfoque en las aplicaciones, una interfaz gráfica protegida por un diseño industrial no podrá ser replicada por ninguna otra aplicación, lo cual puede ser ventajoso en términos de comodidad o atracción visual para los usuarios, o reconocimiento de una marca (dueña de la aplicación y el diseño) mediante una app particular.
Por estas razones, entre otras, la protección de una invención mediante los derechos de propiedad industrial de ninguna forma representa un simple gasto, sino que siempre será una inversión capaz de convertir el software y las invenciones implementadas por computadora en activos intangibles para las instituciones, al permitir relacionarlas directamente con beneficios económicos a futuro.
Aunque estas dos formas de protección son muy ventajosas para buscar la protección de invenciones asociadas con software en México debido a su legislación vigente y práctica local, es importante tener en cuenta que los criterios para evaluar su protección no siempre son idénticos para las legislaciones foráneas; por tanto, en caso de buscar la protección en otros países, se tendrá que analizar primeramente la postura del país elegido con respecto de las invenciones implementadas por computadora.
Comparativa entre la perspectiva de México y las legislaciones foráneas
Las legislaciones de la propiedad industrial que son más semejantes, y que también tienen mayor influencia sobre la legislación de México son aquellas de la Unión Europea, manejada mediante la Oficina de Patentes Europea (EPO, por sus siglas en inglés), y aquella de los Estados Unidos de América, administrada por la Oficina de Marcas y Patentes de los EE. UU. (USPTO, por sus siglas en inglés); por lo cual estas dos legislaciones serán las analizadas en este punto.
Primeramente, con respecto a Europa, el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) establece en su artículo 52, de forma muy similar a la LFPPI mexicana, que los programas de computadora son excluidos de la patentabilidad.
No obstante, en las últimas tres décadas se han presentado varios recursos de revisión ante la Cámara de Recursos de la EPO respectivos a las invenciones implementadas por computadora, en vista de los cuales dicha oficina ha cambiado paulatinamente el criterio sobre qué se considera como un software que puede ser patentable, y que no.
De forma similar a México, el criterio actual de la EPO puede definirse como que los “programas informáticos per se” se definen como “programas que no son de naturaleza técnica”, y por ende, no se consideran patentables; y por el contrario, mientras un programa informático posea una naturaleza técnica, es decir, que resuelva un problema técnico que va más allá de una mera interacción del programa con un ordenador, podría ser considerado susceptible de protección mediante una patente.
La jurisdicción de los Estados Unidos de América varía notablemente de la jurisdicción mexicana en cuanto a la posibilidad de proteger software o invenciones asociadas a este. Hasta antes del año 2019, la gran mayoría de las invenciones implementadas por computadora y de los programas de computadora eran prácticamente automáticamente catalogados por la USPTO como materia no patentable, al referirse, de acuerdo con el criterio de los examinadores, a “materia abstracta”, que considerada como no patentable por la legislación de dicho país.
Esta catalogación tan categórica tiene sustento en dos juicios particulares conocidos como Mayo y Alice, durante los cuales se analizó la posibilidad de patentar materia que fue considerada abstracta, a partir de cuyos procedimientos fue creada la estrategia de evaluación de las invenciones conocida como “Alice-Mayo” utilizada por la USPTO, y que consiste en una serie de preguntas secuenciadas que sirven para definir si la invención se refiere a materia considerada como no patentable. Sin embargo, como lo mencionan Amini y Gopalakrishnan (2020)2, dado que este procedimiento se declaró con el tiempo como carente de claridad y previsibilidad para determinar la patentabilidad de las invenciones, generando un criterio bastante ambiguo para la evaluación de las mismas, en 2019 la USPTO emitió el documento “Guía revisada de elegibilidad de la materia objeto de una patente”, en la cual se ha hecho la precisión respectiva a que: una reivindicación o solicitud de patente que recita una excepción judicial (particularmente, “materia abstracta”) no se considerará que reclama específicamente la excepción judicial, si la excepción judicial está integrada en una aplicación práctica de esta. Particularmente esta precisión ha permitido que la USPTO pueda adoptar un criterio más similar a aquel de Europa y México, en donde las invenciones implementadas por computadora podrían considerarse como invenciones patentables, siempre y cuando estos sean de naturaleza técnica, y tengan una aplicación práctica.
Así, se puede apreciar que también las jurisdicciones foráneas están homogenizando sus criterios para la evaluación del software como una invención, en vista de su cada vez creciente presencia; aunque hoy en día, dichos criterios siguen siendo en cierta medida desiguales.
Conclusiones
Considerando la creciente presencia e impacto del software en todos los ámbitos de la vida cotidiana, las legislaciones se están modificando para procurar ofrecer una protección debida al software y sus invenciones asociadas; siendo la protección mediante los derechos de propiedad industrial una de las formas más seguras, eficientes y ventajosas para este fin.
