El secreto industrial es una figura muy particular de la propiedad industrial, pues para su protección no se requiere de un registro, mucho menos de algún título o certificado que lo avale, pero sí se necesita de toda una infraestructura, medidas de preservación, prevención y protección de la información, así como ciertas políticas o lineamientos de confidencialidad para mantener su secrecía. Se debe evitar la utilización no autorizada o no controlada de un secreto industrial, ya sea por empleados, prestadores de servicios, proveedores, terceros colaboradores o clientes, pues repercute directamente en las empresas y en su reputación, de ahí la relevancia de identificar y proteger la información que brinda cierta ventaja sobre sus competidores. Es con esta introducción que la maestra Mariza de la Mora Mondragón, consultora de servicios jurídicos de ClarkeModet México, a continuación aborda el régimen del secreto industrial en la legislación mexicana.
¿A qué nos referimos con secreto industrial?
De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), se le considerará como secreto industrial a “toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma” .
Es decir, los secretos industriales necesariamente son información confidencial, pero no toda la información confidencial es un secreto industrial, pues estos últimos deben cumplir con los siguientes requisitos:
que una persona física o moral no solo lo guarde, sino que ejerza control legal sobre el mismo
sirven o tienen aplicación industrial o comercial, y
significan la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas
Es importante mencionar que, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial, esta información no se debe de registrar pues pierde su carácter confidencial y de secrecía, por lo cual se deben adoptar los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
Evidentemente, la información que se encuentra en el dominio público no puede ser considerada como secreto industrial, sin embargo, cuando dicha información sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial o para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad, se entiende que no está entrando a dominio público o que está siendo divulgada por disposición legal.
Régimen jurídico de protección
El secreto industrial está regulado en el título tercero “De los Secretos Industriales” en la LFPPI, que abarca desde el artículo 163 hasta el 169, pero también en el artículo 386, fracciones XIV y XV que regula las infracciones administrativas, entre las cuales encontramos dos conductas referentes al secreto industrial y otras que implican delitos que podemos encontrar en el artículo 402, fracciones III, IV, V, y VI.
Cambios legislativos de la Ley de la Propiedad Industrial a la LFPPI
A pesar de que la regulación no ha cambiado drásticamente, es necesario tener en consideración ciertas adecuaciones para adaptarnos a las mismas, como pueden ser las que enseguida se mencionan.
En primer lugar, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) antes disponía de forma limitativa que la información de un secreto industrial necesariamente debía estar referida a:
naturaleza, características o finalidades de los productos
métodos o procesos de producción, y
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
Actualmente, la LFPPI no limita la clase de información que debe contener el secreto industrial, pero sí señala que podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse, esta última parte estaba en la antigua LPI como “instrumentos similares”, lo que ahora nos da la posibilidad de que los medios todavía no sean conocidos al momento de la publicación de la ley. De lo anterior desprendemos que el legislador da a entender que no se circunscribe a cierto soporte material, pero necesariamente tiene que estar en alguno para ser resguardado y protegido.
Por otra parte, no constituye un secreto industrial en ningún caso aquella información que se encuentre en el dominio público o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Sin embargo, otro cambio importante que parece ser sutil, pero no lo es, se refiere a que anteriormente en la LPI se indicaba que no era considerado como secreto industrial aquella información que resultara evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible. Al respecto, la LFPPI ya no lo restringe a un técnico en la materia, sino que refiere que no consiste en información generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza. Es decir, el secreto industrial debe resguardase y no debe ser accesible para cualquier persona, y no necesariamente se refiere a un técnico en la materia.
De igual forma, anteriormente, la LPI disponía la responsabilidad del pago de daños y perjuicios a la persona física o moral que contratara a un trabajador, profesionista, asesor o consultor que hubiere laborado o prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de esta o a cualquier persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial. Actualmente, la LFPPI señala que quien cometa estas conductas será “responsable”, sin limitarlo únicamente al pago de daños y perjuicios, pues también pueden ser consideradas infracciones administrativas o delitos en determinados casos. Es decir, en la LFPPI se agregan como supuestos de infracciones administrativas algunas conductas ilícitas relacionadas con los secretos industriales, situación que no era prevista por la LPI.
Apropiación indebida
La incorporación del término “apropiación indebida” a la LFPPI es de relevancia, no únicamente porque la LPI no lo contemplaba, sino porque lo define y excluye aquello que no se considera como tal.
En ese sentido, se define como apropiación indebida “a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.” Es decir, la apropiación indebida implica tres conductas generales, que son:
la adquisición
el uso, y
la divulgación
Pero estas deben implicar una competencia desleal en la industria, comercio o servicio del que se trata, que cuando lo realiza un tercero a sabiendas de que fue adquirida dicha información en contra de los usos y costumbres, también se considerará como apropiación indebida.
Por otra parte, la LFPPI también excluye tres supuestos cuando no debe considerarse como apropiación indebida de un secreto industrial, a saber, cuando se trate de:
el descubrimiento o la creación independiente de información (que no se trate de un secreto industrial)
la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial; o
la adquisición de la información de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto industrial
Finalmente, es importante tener ciertas medidas de preservación para saber cuando estamos frente a un secreto industrial y darle su debida protección.
Medidas para preservar el secreto industrial
Toda vez que el legislador menciona de la materialización del secreto industrial, es importante considerar que, al no tener protección mediante algún documento expedido por autoridades administrativas, a las empresas les corresponde esta preservación, pero, sobre todo, la protección para disminuir los riesgos asociados con la fuga de información de aquello que sea o pueda llegar a constituir secretos industriales o comerciales y cuya divulgación o uso no autorizado, total o parcial, represente una afectación patrimonial o detrimento en las ventajas competitivas y económicas de cualquier empresa en su industria.
Por lo anterior, existen diferentes medidas de prevención, como pueden ser en el aspecto documental para el caso de trabajadores o prestadores de servicios, la firma de diferentes convenios de confidencialidad, la inclusión de cláusulas de confidencialidad en sus contratos con penalizaciones en caso de contravenirse a estas, así como la constancia, aceptación, compromiso y firma por parte de las personas que reciben la información con fecha cierta, mediante la cual se hace ser sabedor que tendrá acceso a secretos industriales y que deberá mantener estricta confidencialidad de la misma o incluso podrá ser generador de algún secreto industrial bajo instrucciones del empleador o de quien contrate sus servicios; contar con bitácoras, prototipos, reportes o cualquier medio material, que para los efectos legales puedan ser requeridos para poder sustentar la titularidad del secreto industrial; tener políticas al interior de las empresas para mantener la secrecía y confidencialidad de dicha información; la rotulación de todos los documentos confidenciales; capacitación y una cultura de educación en materia de propiedad intelectual y en específico respecto de los secretos industriales, entre otras medidas.
Ahora bien, no solo deben considerarse las medidas documentales que deben ser tanto revisadas y actualizadas periódicamente, sino también aquellas medidas físicas y tecnológicas. En ese sentido, en los soportes físicos es necesario contar con un lugar seguro con acceso restringido, así como sistemas y redes de telecomunicaciones contra accesos o usos no autorizados, mal uso, robo o destrucción de la información confidencial, que además resguarden aquella que constituya un secreto industrial. Por lo que hace a las medidas tecnológicas, se recomienda la incorporación de mecanismos de identificación autenticación y control de acceso mediante contraseñas o huellas dactilares. Finalmente, además de las medidas de prevención, también se deben tener en cuenta las medidas de recuperación para una eventual contingencia o fallas de los sistemas.
Transmisión y licenciamiento
Al tratarse de activos intangibles es posible la cesión o licenciamiento de estos secretos industriales, sin embargo, al ser una figura con tratamiento especial de la propiedad industrial, estos contratos podrían no inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a fin de salvaguardar la secrecía que implica esta información, pues la idea de la inscripción es darles publicidad a estos acuerdos frente a terceros. Asimismo, para el tema de la vigencia, debe considerarse que la obligación de secrecía podría llegar a extenderse o hasta considerarse indefinida, pues la idea del secreto industrial radica precisamente en mantenerse así, en completa confidencialidad y secrecía. En ese sentido, la persona que ejerza el control legal del secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero y el usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.
Como parte de las medidas de preservación, prevención y protección, la LFPPI dispone que los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que incluyan, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.
Consecuencias del uso ilegal
La obtención ilícita de un secreto industrial antes podía perseguirse mediante una acción de daños y perjuicios o a través de delitos especiales, ahora nuestra legislación también establece dos conductas como infracciones administrativas cuando se realizan sin el consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, a saber:
apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, y
cuando una persona a sabiendas de la falta de consentimiento o teniendo razones suficientes para saber tal situación, produzca, ofrezca en venta, venda, importe, exporte o almacene productos o servicios que utilicen un secreto comercial
Las infracciones por las conductas antes referidas serán sancionadas con multas de hasta 250,000 UMAS vigentes al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice; con multa adicional hasta por el importe de 1,000 UMAS por cada día que persista la infracción; con clausura temporal hasta por 90 días o incluso con la clausura definitiva.
Ahora bien, también hay algunas conductas tipificadas como delitos y se castigarán con la imposición de dos a seis años de prisión y multa por el importe de 1,000 a 300,000 UMAS vigente al momento en que se cometa el ilícito, cuando se realicen sin el consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, y con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para algún tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto, como son:
apoderarse de un secreto industrial sin derecho, para usarlo o revelarlo a un tercero
usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, o que le haya sido revelado por un tercero sin autorización
divulgar a un tercero un secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, y
apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio
Conclusión
En virtud de todo lo antes señalado, el legislador, a través de la nueva LFPPI, ha implementado el término “apropiación indebida” y ha blindado con infracciones administrativas diferentes conductas ilícitas relacionadas con los secretos industriales, por lo cual, las empresas tienen herramientas legales para controlar la divulgación y uso no autorizado de los mismos, sin omitir que deben tener medidas legales a través de documentación, así como medidas tecnológicas y físicas para mantener ese activo tan importante de forma confidencial, ya que no se registra ante ninguna autoridad y genera gran ventaja competitiva, en ese sentido, corresponde a las
