Desde hace varios años se planteó la necesidad de poder anular de forma parcial un registro marcario. A partir del 2018, se discutía la posibilidad de integrar las nulidades parciales de las marcas a la Ley de la Propiedad Industrial con el propósito de eliminar el obstáculo que representaban los registros que protegen el encabezado de la clase y protegen pocos productos.
Sin embargo, solamente pasó un año para que la discusión volviera a la mesa con más fuerza, pero esta vez de la mano de una nueva ley que se adecuara a los Tratados Internacionales y a las necesidades de la nueva era a la que se enfrenta la propiedad intelectual a nivel mundial.
La nueva ley trajo consigo muchas mejoras, la principal fue orden en las disposiciones ya que al haber sido parchada desde 1994, se necesitaba una guía para poder entenderla.
Cuando se inició la discusión, entre otros temas, regresaron las nulidades parciales, figura que desde hace años se estaban pidiendo se agregaran, principalmente cuando se ha discutido ampliamente que las marcas deben proteger productos o servicios determinados y que existen consumidores especializados. Es con esta introducción que Elsa Morales, Consultora de Servicios Jurídicos de ClarkeModet México, realiza diversos comentarios sobre el régimen legal de la figura de nulidad parcial.
Nulidad total y parcial
Antes de estudiar de forma particular las nulidades parciales en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), es importante establecer que con la nulidad desaparecen todos los actos que se realizaron desde su nacimiento, es decir, se retrotraen los efectos hasta la fecha de presentación.
El catálogo de nulidades en la LFPPI resulta muy importante, debido a que se agregaron las nulidades parciales a dos de las causales más invocadas en los procedimientos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI), en la cual se confrontan derechos adquiridos por el uso y por
su registro.
Esto es, en una nulidad parcial estos efectos solo se retrotraen para los productos o servicios que hayan sido declarados nulos; resulta importante destacar que es un acierto el que las nulidades parciales puedan declararse única y exclusivamente respecto de los productos o servicios amparados por el título de registro, ya que su procedencia sobre los elementos que conforman a los signos distintivos, se traduciría en un seccionamiento ilegal que contravendría los principios generales del análisis de confusión de marcas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la LFPPI, las nulidades parciales solo se actualizan en dos fracciones:
II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.
Podrá declarase la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;
IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
Podrá declarase la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege
Resulta interesante, que las nulidades parciales solo se encuentren contempladas en esas dos causales de nulidad, es decir, solo cuando se ostenta un uso previo en Mexico o en el extranjero o cuando el examinador inadvirtió que existía una solicitud o un registro que era semejante en grado de confusión, en las cuales existe una temporalidad de cinco años para ejercitar dichas acciones.
Requisitos
En las acciones de nulidad parcial por uso previo en México o en el extranjero, se debe acreditar el uso ininterrumpido, es decir, un uso continuado a través del tiempo de la marca para distinguir los productos o servicios que se pretenden anular de forma parcial; siendo el uso ininterrumpido un requisito sine qua non para la procedencia de esta causal.
Se han emitido diversos criterios por los tribunales federales en los cuales se establece que el uso por sí solo de una marca en el extranjero no otorga un mejor derecho, sino que este uso debe ser ininterrumpido en el tiempo para que se pueda entender que cuenta con un mejor derecho para el uso de dicho signo distintivo en determinados productos y servicios.
Esta es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia en los procedimientos de nulidad, al resolver la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca.
Por lo anterior, el hecho de que se pueda iniciar una acción de nulidad parcial en contra de estos registros sobre determinados productos o servicios resulta muy acertado, considerando que permite la coexistencia de marcas semejantes que protegen determinados productos o servicios en una clase.
En este sentido, es importante mencionar que las nulidades parciales benefician a los titulares de los registros de las marcas considerando que tienen la posibilidad de seguir ostentando un derecho exclusivo sobre los productos o servicios que protegen en la clase de interés.
Además, las nulidades parciales de las marcas permiten la libre competencia en el mercado de marcas que se encuentran dirigidas a consumidores diferentes y que no comparten canales de distribución, esto es, otorgan certeza jurídica a los actores en el comercio.
Como se refería anteriormente, las nulidades parciales solamente se encuentran contempladas en dos supuestos, siendo uno de ellos cuando un titular refiere que tiene un mejor uso de la marca para distinguir determinados productos o servicios, debido a su uso previo en México o en el extranjero de forma ininterrumpida, esto es que el uso de la marca en el tiempo haya sido constante.
El otro supuesto de nulidades parciales contemplado en la LFPPI refiere principalmente cuando el examinador al momento de realizar el estudio de fondo de una solicitud de marca se otorgue el registro existiendo una solicitud en trámite o un registro de marca que se considere semejante en grado de confusión y que proteja los mismos productos o servicios.
Resulta acertado que el legislador haya determinado incluir la nulidad parcial en este supuesto, considerando que todos los litigantes que nos dedicamos a esta materia hemos tenido experiencias poco agradables cuando el IMPI realiza un incorrecto estudio otorgando registros que resultan semejantes en grado de confusión con marcas ya concedidas.
Ahora bien, si bien celebramos que finalmente se agregaron a la ley las nulidades parciales, el legislador estableció un candado en los artículos transitorios al señalar que estas acciones solamente podrán ejercitarse en contra de los registros sean otorgados bajo el amparo de la nueva LFPPI, otorgando así certeza jurídica a los titulares que actualmente cuentan con un derecho exclusivo concedido.
Toda vez que, los titulares que cuentan con un derecho exclusivo anterior a la vigencia de la ley y cuyo trámite se basó en leyes totalmente diferentes, no deben ser susceptibles a nulidades parciales cuando con cada solicitud de renovación de marca se van determinando de forma clara cuales son los productos o servicios que se pretenden seguir protegiendo durante la vigencia de la marca.
Comentarios finales
Todavía no se han iniciado acciones de nulidad parcial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tomando en cuenta que la LFPPI no ha madurado ya que apenas va a cumplir su primer año de vigencia, en el cual tanto los litigantes como las autoridades se están acoplando a las nuevas disposiciones.
En este sentido, las acciones de nulidad parcial nos ponen un paso adelante finalmente a los litigantes de propiedad intelectual considerando que a pesar de ser una materia en la cual se protege la innovación y las nuevas tecnologías, en cuestiones de litigio siempre hemos ido un paso atrás, debido a que nuestras leyes se habían quedado varadas en el tiempo.
Finalmente, resultara interesante seguir de cerca como los litigantes abordan los procedimientos de nulidad parcial y el planteamiento de dichas causales, cómo el IMPI resolverá dichos procedimientos y cuál será su criterio en este tipo de procedimientos, de la misma forma como en
su momento la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolverá el actuar del IMPI en los juicios que nulidad que deba resolver.
Debemos seguir muy de cerca a todos los actores en estas nuevas nulidades parciales de la LFPPI.
