El sistema de propiedad industrial mexicano, de acuerdo con lo dispuesto tanto en los tratados internacionales de los que forma parte, así como lo establecido en su propia legislación nacional, reconoce la protección especial de la que son merecedoras las marcas notoriamente conocidas, ya sea mediante la declaratoria oficial a través de un procedimiento administrativo específico, o bien, mediante la estimación de notoriedad de una marca que cumpla con características específicas, siendo en ambos supuestos necesario el acreditar este hecho dentro de nuestro país.
Uno de los pilares fundamentales de este reconocimiento se basa en el Artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito, bajo este fundamento legal han resuelto reconocer la notoriedad de una marca, precisamente como una fuente del derecho de exclusividad, frente a marcas que resultan idénticas o semejantes en grado de confusión y que se apliquen a productos, servicios o giros comerciales similares.
Titulares de marcas que no tienen una presencia o uso formal en nuestro país han sido objeto del denominado “secuestro de marcas”, mediante el cual, terceros que, sin tener un interés legítimo, obtienen el registro de este tipo de marcas, impidiendo que sus titulares puedan gozar del derecho de exclusividad sobre sus marcas.
Recientemente se ha reconocido la notoriedad de marcas extranjeras en el país, en particular de los Estados Unidos, sin necesidad de acreditar el uso de la marca en México, ni contar con un registro de marca nacional, siendo suficiente demostrar la notoriedad de la que goza la marca en nuestro país, derivado del uso de la marca y de las actividades comerciales del titular en el extranjero.
En uno de estos recientes precedentes, el IMPI determinó reconocer la notoriedad de la marca extranjera “76 y Diseño” aplicada a servicios de gasolineras y aceites para automóviles, a pesar de no contar con uso o registro en México, aplicando el Artículo 6 Bis del Convenio de París, señalando que, de las pruebas aportadas, se le debía de considerar como una marca notoriamente conocida y, por ende, otorgarle la protección que ello conlleva.
El examinador resolvió que la notoriedad de una marca se desprende también “de las actividades comerciales no sólo desarrolladas en México, sino también en el extranjero”, analizando sistemáticamente la legislación nacional junto con la internacional.
Los tribunales especializados en la materia, en el caso de una marca reconocida en Estados Unidos y aplicada a cadenas de farmacias, determinaron reconocer la notoriedad de la marca en México, sin contar con uso o registro de la marca y con ello declarar la nulidad de registros de marca obtenidos por un tercero. El argumento principal por parte de la autoridad fue que la empresa titular estadounidense pudo demostrar que la marca y sus variaciones son marcas notorias en Estados Unidos y debido a las relaciones comerciales con México, a saber, la frontera de ambos países, los efectos del uso y la notoriedad de las marcas en los Estados Unidos resultan aplicables al territorio mexicano.
Otro precedente destacable es el de marcas de equipos deportivos profesionales de los Estados Unidos, de las que se ha pretendido obtener el registro en México por parte de terceros, actuando de mala fe. Después de iniciar procedimientos de oposición en contra de las solicitudes de registro de marca, el IMPI determinó que eran susceptibles de engañar o inducir a error al público consumidor al constituir falsas indicaciones respecto del origen empresarial de los servicios que pretenden distinguir, al relacionar el signo propuesto con la liga deportiva profesional de los Estados Unidos. El grado de reconocimiento del que gozan las ligas deportivas profesionales de EE.UU. ante el público consumidor mexicano, permitió a la autoridad negar las solicitudes de registro de marca presentadas por terceros.
Los anteriores precedentes resultan relevantes para el caso de titulares de marcas extranjeros, especialmente norteamericanos, que deseen obtener el reconocimiento de sus marcas en México como notoriamente conocidas, sin necesidad de haberlas usado en territorio mexicano y sin contar con registros de marca nacionales.
Nuestra firma ha sido la responsable en estas y otras decisiones similares, por lo que contamos con las estrategias legales necesarias, así como precedentes a efecto de buscar el reconocimiento de una marca notoria, incluso sin que la misma tenga un uso en México.
