Muchas empresas saben que registrar una marca ofrece protección, pero no están al tanto de las formas específicas en que pueden protegerla. Y es que registrar una marca no solo otorga derechos exclusivos sobre su uso, sino que también proporciona un mecanismo para evitar que terceros registren marcas similares: la oposición.
El trámite de oposición permite a los titulares de marcas registradas defender sus derechos antes de que se conceda el registro a una nueva marca potencialmente similar, y es un primer paso para evitar problemas futuros. Por ello, a continuación, se resuelven las dudas más frecuentes sobre esta figura regulada por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).
Procedencia de la oposición
¿Quiénes pueden oponerse al registro de una marca?
Cualquier persona que considere que la solicitud de registro de una marca es similar a la suya o que identifica un producto similar, o bien, que incurre en los supuestos previstos en el artículo 173 de la LFPPI.
¿En qué supuestos debe basarse la oposición?
Cuando se considere que la marca a registrar es similar o identificar productos similares a los de una marca ya inscrita, o porque la marca se compone de:
- nombres técnicos o de uso común: aquellos que se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los productos o servicios
- formas tridimensionales o diseños industriales: los que sean de dominio público o carezcan de distintividad
- hologramas: aquellos que sean de dominio público y carezcan de distintividad
- signos descriptivos: los que describen los productos o servicios, incluyendo especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de producción
- letras, dígitos o colores aislados: a menos que estén combinados con otros signos distintivos
- traducciones o variaciones ortográficas: de palabras no registrables
- reproducción de emblemas oficiales: sin autorización
- reproducción de signos oficiales de control: sin autorización
- reproducción de condecoraciones o premios oficiales: sin autorización
- signos idénticos o semejantes a zonas geográficas: que puedan causar confusión sobre la procedencia
- signos idénticos o semejantes a denominaciones de origen: que puedan causar confusión
- nombres de lugares privados: sin consentimiento del propietario
- nombres o apellidos de personas reconocidas: sin su consentimiento
- títulos de obras literarias o artísticas: sin autorización del titular de los derechos
- signos engañosos: que puedan inducir a error sobre la naturaleza, composición, cualidades o el origen de los productos o servicios
- signos semejantes a marcas notoriamente conocidas: que puedan crear confusión, aprovecharse de la fama o desprestigiar la marca
- signos semejantes a marcas famosas: que puedan causar confusión
- signos semejantes a marcas en trámite o registradas: que puedan causar confusión
- signos semejantes a nombres comerciales: que puedan causar confusión
- nombre propio o apellido: que sea idéntico o semejante a una marca registrada
- denominaciones de variedades vegetales o razas animales: que puedan causar confusión
- signos solicitados de mala fe: con el propósito de obtener un beneficio indebido en perjuicio del legítimo titular
¿Cuál es el plazo para presentar oposición al registro de una marca?
Una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pública la solicitud de registro de una marca en su gaceta, el interesado tiene un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha publicación, para presentar su oposición.
¿Qué sucede si la oposición se presenta fuera del plazo establecido?
La oposición será desechada de plano. Esto significa que el IMPI no evaluará ni considerará el contenido de la oposición, y el proceso de registro de la marca continuará sin la inclusión de dicha oposición en el análisis.
Requisitos formales
¿Cómo debe presentarse la oposición?
De acuerdo con el artículo 222 de la LFPPI, La oposición debe presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas y del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Si no se acredita la personalidad o el pago correspondiente, el IMPI requerirá al interesado para que subsane la omisión dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, y si no lo hace, la solicitud se desechará de plano.
¿Qué tipo de pruebas se admiten en el trámite de oposición?
Se admiten todo tipo de pruebas, excepto la confesional y testimonial, salvo que estas estén contenidas en documental, ni aquellas contrarias al orden público o al derecho.
¿Qué sucede una vez que se admite la oposición?
El instituto lo comunicará al solicitante de registro de la marca para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas pertinentes en un plazo de dos meses contados a partir de la notificación.
¿Cuál es la consecuencia de no contestar la oposición?
Si no contesta la oposición dentro del plazo concedido, la autoridad considerará abandonada su solicitud de registro de marca.
¿Cómo determina la autoridad que una solicitud de marca es similar a otra al resolver un trámite de oposición?
En realidad, no existen parámetros expresos en la LFPPI que indiquen los elementos necesarios para acreditar la similitud entre una marca registrada y una en trámite. Sin embargo, la autoridad, en la mayoría de los casos, se basa en los parámetros definidos por la tesis de rubro: MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE, con registro digital: 209110.
En esta tesis, los tribunales explican que pueden existir distintos tipos de confusión entre marcas, a saber:
- confusión fonética: ocurre cuando dos marcas se pronuncian de manera similar. Dado que los consumidores suelen recordar más lo que oyen que lo que leen, este tipo de confusión es frecuente
- Confusión gráfica: se produce por la similitud en la apariencia de las marcas, ya sea en palabras, frases, dibujos, etiquetas, o combinaciones de colores. La confusión gráfica puede ser causada por similitudes ortográficas, gráficas, o en el diseño de envases y etiquetas:
- confusión conceptual o ideológica: se presenta cuando, aunque las palabras sean fonética y gráficamente diferentes, evocan el mismo concepto o idea. Esto puede suceder si las marcas expresan o representan la misma cosa o cualidad.
Para evaluar si dos marcas son confundibles, los tribunales establecen que se deben seguir ciertas reglas:
- apreciación en conjunto: la similitud debe evaluarse considerando la marca en su totalidad.
- similitudes y no diferencias: la comparación debe enfocarse en las similitudes en lugar de las diferencias.
- imposición alternada: evaluar las marcas alternativamente en lugar de compararlas lado a lado
- percepción del consumidor medio: la similitud debe evaluarse desde la perspectiva de un consumidor promedio que preste una atención común y ordinaria.
Enseguida se presenta una resolución emitida por la autoridad sobre este trámite.
Comentarios finales
La importancia de conocer el trámite de oposición de marcas ante el IMPI radica en que ayuda a prevenir disputas legales costosas y prolongadas, ya que la oposición es generalmente menos costosa y más rápida, lo que puede ahorrar tiempo y recursos significativos.
En este sentido, es fundamental que las empresas reciban asesoramiento adecuado sobre esta figura, por lo que se recomienda ponerse en manos de un especialista en la materia.
