Suficiente que un tercero vinculado jurídicamente con el titular de una marca efectúe la comercialización de ésta
El uso de una marca no se limita para el titular de su registro, ya que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) permite que este lo conceda a los terceros, siempre que medie convenio o licencia.
Dicha posibilidad no solo está prevista en la legislación nacional sino que a nivel internacional se reconoce como un principio propio de la propiedad intelectual, pues implica que quien ostente la creación de una marca puede disponer de ella sin ninguna restricción.
Para efectos de lo anterior, el artículo 136 de la LPI señala que para que la licencia de uso produzca efectos frente a terceros, será menester inscribirla en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
No obstante en la tesis titulada: USO DE UNA MARCA. SE ACREDITA SI UN TERCERO, QUE GUARDA RELACIÓN JURÍDICA CON EL TITULAR, LA COMERCIALIZA, AUN CUANDO NO EXISTA CONTRATO DE LICENCIA DE USO INSCRITO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, visible en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Séptima Época, Año II, No. 8, p. 36, Tesis VII-J-SS-34, marzo de 2012, se argumenta que es posible acreditar el uso legítimo de una marca aun cuando no exista una licencia inscrita ante el IMPI.
Este razonamiento judicial indica que si en un procedimiento de declaración administrativa de caducidad, el titular del registro marcario acredita que un tercero relacionado jurídicamente con él, comercializa la marca, debe estimarse que aquella se encuentra en uso, pues es evidente que este se hace bajo el control del titular, en consecuencia, no es necesario exigir contrato de licencia de uso inscrito en el IMPI.
Entonces, será suficiente que un tercero vinculado jurídicamente con el titular de una marca efectúe la comercialización de una marca para llegar a la conjetura de que se lleva a cabo con la aprobación del titular de su registro, incluso cuando no hubiese una licencia registrada en el Instituto.
Lo anterior se fundamenta en que el numeral 141 de la LPI dicta que el uso de la marca por el usuario con una licencia concedida inscrita en el IMPI, se considerará como hecho por el titular.
Sin embargo, la tesis reproducida no profundiza sobre el porqué exime el requisito de anotación del contrato ante el IMPI, aun cuando el mismo artículo 141 así lo determina, para sostener la presunción de la conformidad del titular de una marca para que un tercero la use, salvo, por presunción, la inexistencia de oposición del titular.
