De acuerdo con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005, hoy existe la protección de las marcas notoriamente conocidas o famosas, disponiéndose en el artículo 90, fracciones XV y XV bis, que no serán registrables como marcas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes:
- a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estime o hubiese declarado notoriamente conocida, cuando pudiese: crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de dicha marca; constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de esa marca; causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o diluir el carácter distintivo de ésta, y
- en grado de confusión a una marca que el IMPI estime o hubiese declarado famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
De la redacción de tales fracciones, pareciera que la protección se otorga igualmente tanto a las marcas notorias como a las famosas, pero no está claro.
En ambos casos, para la emisión de la declaratoria de marca notoria o famosa por parte del IMPI, debe correlacionarse y analizarse cuidadosamente a qué clase(s) de productos y servicios se refiere la marca respectiva, sobre todo cuando se trata de marcas conocidas en México, a fin de determinar si existe o no invasión de derechos. Por ejemplo, antes de la reforma podía decirse que todas las marcas podrían tener reconocimiento en su momento
Ahora bien, respecto del estudio que debe hacer el IMPI para emitir la declaratoria respectiva, el procedimiento previsto en los artículos 98 Bis a 98 Bis-9, aunque parece muy claro, para la autoridad podría representar un problema si ésta emitiera una negativa al respecto, en virtud de que para la motivación no habría mayores argumentos salvo los que surgieran de las visitas de inspección al interesado, aunque tal declarativa no es definitiva sino recurrible.
Por otra parte, surge la duda de si la declaración de notoriedad puede aplicarse en otras clases distintas a las en que se registró la marca, y aunque podría existir el supuesto, la LPI no lo establece de esa manera, por los impedimentos ya citados. Por lo tanto, la protección del derecho aplica sólo a las clases de productos o servicios en las que se registró.
Lo anterior, dista de lo aplicado para las marcas declaradas famosas, ya que éstas sí serán protegidas en todas las clases; no requieren con antelación una declaración de notoriedad, aunque los interesados podrían solicitar primero la declaratoria de notoriedad y posteriormente la de marca famosa.
Aunque la figura de las declaratorias está regulada en países como Brasil, Japón y China, aún no se ha emitido ninguna declaratoria.
En opinión de algunos abogados especialistas en la materia, al establecer esta figura en la LPI, se dio un paso hacia atrás en cuanto a la protección de las marcas, pues se considera que las marcas notorias o famosas no requieren de este tipo de protección.
