La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Economía publicaron en la edición vespertina del DOF del 1o. de julio de 2020 dos decretos respectivamente por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).
Esos decretos no son cuestión anecdótica, resultan relevantes porque significan un total redimensionamiento de la materia de propiedad intelectual, pues las modificaciones son significativas y pueden tener muchas implicaciones que son dignas de análisis. Por ello IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral sostuvo una conversación con el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, coordinador de la comisión de Derecho de la Propiedad Intelectual del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C., quien de manera muy generosa compartió varios de los puntos medulares de estos significativos cambios en una materia que no deja de ser novedosa.
¿Era necesaria una nueva ley en materia de propiedad industrial?
Sí, es importante y necesaria una nueva ley a pesar de que hubo una reforma importante en el 2018; sin embargo, esa fue principalmente en el apartado de marcas. Por lo tanto, que exista el día de hoy una nueva ley y una reforma integral en materia de propiedad intelectual creo que siempre es bienvenida, ya que nos va a ayudar a muchos, no solo a los que estamos como profesionistas, sino principalmente al público consumidor.
Aquí es importante mencionar que desde 1991 nuestra antigua LPI estaba colmada de artículos adicionados y reformados, por lo que no existía una reforma total; no obstante, a la de 2018 se le dio mucha importancia y mucho valor, independientemente de que se enfocó principalmente al tema de marcas, toda vez que también se incluyó el tema de las indicaciones geográficas, y modificaciones a los diseños industriales, por lo que consideramos que esta si fue una reforma integral.
Ahora en el 2020, evidentemente a raíz del tratado de libre comercio que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá, se buscó que hubiera una homologación con el tratado, y es por eso que teniendo en cuenta las numerosas reformas y adiciones a la antigua LPI, se implementó esta nueva LFPPI, aunque algunos consideramos que más que una ley nueva es una reforma integral, que es importante y sirve para actualizarnos en el marco de la propiedad intelectual no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional con los otros países.
¿La reforma a la LFDA atenta contra la libertad de expresión?
Primeramente, es primordial hablar que esta reforma o estas modificaciones lo que buscan es armonizar correctamente el sistema legal con los Estados Unidos y Canadá y es muy relevante también mencionar, que esta reforma busca la implementación de medidas tecnológicas de protección al derecho de autor acorde a la realidad que actualmente vivimos. Y esto se debe a que, hasta esta reforma, nuestros legisladores no se habían pronunciado en temas tan importantes como lo es la tecnología y su relación con los derechos de autor; por lo tanto, estos temas a nivel mundial ya estaban rebasando nuestra legislación nacional en materia de propiedad intelectual anterior a la reciente reforma, que viene a dar un cambio importante en la protección de estos derechos.
Para todos, es de conocimiento que el principal problema radica en la invasión y uso de derechos de ciertas obras protegidas por la ley, sin la autorización del autor, lo que, a la larga provoca un detrimento en su esfera jurídica de derechos tanto morales como patrimoniales.
Por lo anterior, creo que es muy importante que estas reformas brinden protección a los derechos que ya existían anteriormente en nuestro país. Lo que ahora se pretende, es reforzar el sistema de defensa de estos derechos, primeramente a corto plazo, a través de ciertos procedimientos directamente en los sitios digitales, como lo es el llamado procedimiento de notificación y retirada, el cual consiste en que si un tercero considera que se violó un derecho de autor que le pertenece, podrá notificarlo al sitio de internet para que dicho contenido sea removido, sin embargo, si el usuario que publica el contenido, está en desacuerdo con la “censura”, podrá hacer un “contra aviso” para restaurar dicho contenido, pero si el denunciante insiste e interpone una demanda, el contenido será eliminado mientras se resuelve el juicio.
De acuerdo con el párrafo anterior, no considero que atenten contra la libertad de expresión, simple y llanamente son reformas que pretenden modernizarse con los avances tecnológicos de hoy en día. Insisto, no habíamos tenido una reforma en los últimos 25 años y como todos sabemos la tecnología todos los días viene cambiando, se tenían que modificar, en este caso de manera mucho más notoria y dar esa protección a los titulares de las obras.
Por otra parte, más que promover la “censura” o la limitación a la libertad de expresión, en términos generales considero que esta reforma actualiza y armoniza nuestro esquema jurídico. Recordemos que tratándose de derechos fundamentales como lo es la libertad de expresión, siempre aplicará la protección más amplia posible que en derecho proceda conforme a nuestra constitución.
Reitero que no considero que se esté violando la libertad de expresión, además, no olvidemos que, en este supuesto, es muy importante ver cómo se va a desarrollar esto en la práctica, cómo se va a implementar la reforma con los medios digitales, principalmente en las plataformas y en las páginas de Internet.
El día de mañana si por algún motivo tuviéramos este problema de un abuso por parte de la autoridad, pues simplemente ninguna ley puede aplicarse sin atender los principios que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales y que brindan certeza al estado de Derecho, entonces en ese supuesto si se llegara a dar, definitivamente cualquier persona podrá interponer el amparo en términos de la legislación correspondiente.
¿Qué tan atinadas resultan las medidas tecnológicas introducidas en la legislación en materia de derechos de autor?
Tomando un poco el punto anterior, todas estas reformas las quiero ver por la forma positiva que nos van a ayudar a poder estar literalmente siempre como reflejo de lo que lo que queremos ver de México, de cómo nos ven los otros países, principalmente lo que se está buscando es que haya un ambiente de legalidad en lo que es la innovación, la creatividad y evidentemente en todo lo que es la tecnología.
Aquí el punto medular de estas reformas va a residir principalmente en qué sean eficientes, con esto me refiero a que haya una razonable coincidencia entre la conducta establecida por la ley y los comportamientos que van a existir en la realidad. Esa eficiencia es la que tenemos que buscar con estas reformas y ver que realmente se puedan aplicar.
Por ello, en el caso particular de dispositivos tecnológicos, cuando hablamos de candados digitales, estos beneficiaran a los autores como es el caso de los programadores, con los cuales se empiece a controlar la manera en que se usan los dispositivos digitales, para evitar o disminuir que se clonen contenidos ajenos.
Por lo anterior, con la reforma, se impondrán multas de mil y hasta 20 mil veces el valor diario de la UMA a quien ponga a disposición del público o proporcione servicios que eludan una medida tecnológica de protección efectiva que controle el acceso a tales obras.
¿Qué formalidades fueron suprimidas dentro de esta legislación?
Al respecto, regresando al tema del mecanismo de notificación y retirada, en este caso, vamos a encontrar una simplificación de procesos, y esa es parte de la intención de la reforma y su concordancia a nivel internacional conforme al tratado T-MEC, puesto que no es un procedimiento nada nuevo, el cual es aplicado en Estados Unidos, que se mantiene como una medida de protección a los derechos de autor hoy.
Entonces, lo anterior va a crear mucha polémica y habrá que ver qué criterios surgen puesto que, en principio, esta medida se pondrá en marcha a quien lo solicite sin necesidad de que tenga que presentar prueba alguna de la infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene.
Así, con la reforma se simplificaron varios procesos en esta materia, pero tendremos que estar muy atentos a ver cómo se van a dar estas simplificaciones, cómo los va a tomar la autoridad, esperemos que sean todos positivos y ver qué criterios tomará en su momento la autoridad competente sobre tales mecanismos.
¿Las marcas en desuso serán nulas? ¿Eso elimina la posibilidad de registrar marcas asociadas?
En este tema de las marcas en desuso o que dejan de usarse desde siempre han existido y no es un caso nuevo con esta ley. Las marcas están para usarse, si no se usan las mismas o no se renuevan caducan de pleno derecho y cualquier interesado pudiera solicitar la declaración administrativa de caducidad por parte de la autoridad solicitando que caduque ese registro de marca, toda vez que no la venía utilizando el titular que la registró, entonces es algo que la ley siempre ha contemplado; sin embargo, ahora un punto muy importante que puede ir de la mano con la caducidad, es que en materia contenciosa podemos encontrar que ya existen las nulidades parciales.
Ello fue algo que sí se debatió mucho desde hace años atrás y que se insistía que se incluyera en una reforma, y hoy en día ya se da, es algo nuevo en lo que ya se habían pronunciado los tribunales al respecto, pero ya lo encontramos de manera formal en la ley y podemos hacerlo valer.
Lo que quiere decir, es que muchas veces tu registras una marca y solicitas que se registren en una clase, pero esa clase contempla varios productos o en su caso servicios, y dentro de esos productos o servicios, probablemente no se utilizan la gran mayoría que se mencionaron en la solicitud y eso hace o impide que terceras personas puedan registrar una marca similar a la ya existente. Actualmente y con esta reforma lo que nos permite es que se pueda solicitar la nulidad parcial de un producto que el tercero no está utilizando y que impide que un tercero pueda tener ese registro. Es algo que ya se da en otros países, y era algo necesario y positivo que tenemos hoy en día con la reforma.
Para la distribución pública se cambió el derecho de oposición por el de autorización y prohibición, ¿a qué se debe esa modificación de conceptos en la LFDA?
Hay dos puntos importantes. El primero, es que los derechos patrimoniales permiten al autor obtener un rendimiento económico de la utilización de la obra y se conocen como Derechos exclusivos, que facultan al autor o titular de los derechos a autorizar o a prohibir, con ciertas limitaciones que la ley impone, la utilización de la obra mediante su reproducción, comunicación pública, o en el caso particular mediante su distribución pública, por mencionar solo algunas formas de explotación para su aprovechamiento. Y, por otra parte, el segundo punto importante, es sobre los derechos de simple remuneración, que es el derecho a cobrar por determinados usos de la obra, generalmente cuando tal uso no precisa la autorización del autor.
En estos casos, en ambos supuestos, ya sea con o sin autorización, el autor podrá reclamar la remuneración que en derecho le corresponda, lo cual, con este reforma a la ley queda de una forma más clara y precisa los alcances y protección de los derechos de autor, contrario y anterior a la reforma, que solo contemplaba de manera ambigua el término que describía que el autor podría oponerse a la distribución pública, no obstante, esto tampoco se interpretaba como una libertad de apropiación de derechos exclusivos al autor, los cuales siempre podrán ser explotados previa autorización de este o del titular de tales derechos. Estimo que lo que se ha venido haciendo fue para reforzar lo que ya existía y perfeccionar el tema.
¿Qué nuevas facultades tendrá el IMPI, en especial la de daños y perjuicios?
De los puntos medulares de esta nueva ley, todo el mundo estaba buscando que se diera esta cambio, pero también no deja de ser un tema que va a dar mucho de qué hablar por las mismas facultades que pudiera tener o no el IMPI para poder determinar este tipo de cuestiones, pero dentro de la nueva ley hubo muchos cambios en la parte del tema contencioso y uno de ellos es que ya le dan facultades al IMPI para poder pronunciarse respecto al tema de los daños y perjuicios que se le pudieran causar, principalmente para poder determinar no solo a través de la infracción, sino que posterior a la infracción los daños y perjuicios que se le pudieron haber causado al titular de los registros de propiedad industrial y tomando como base que no podrá ser menor al 40 % del valor de las ventas de los productos.
Por lo tanto, es una de las partes medulares de la LFPPI y el IMPI ya tendrá la facultad para poder dictar resoluciones que condenen al pago de daños y perjuicios por violación, ya sea de patentes o marcas, o cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial que contemple la legislación.
Y la indemnización que no será menor al 40 % del valor de las ventas de los productos o de los servicios correspondientes, esto sí es algo nuevo, pues es una nueva atribución que se le da al IMPI y va a ser muy interesante la forma en la que se van a pronunciar, porque seguramente al impugnar veremos en el tribunal y este emitirá criterios sobre las facultades y alcances que tendrá la autoridad administrativa que es el IMPI (art. 396, LFPPI).
¿Cómo se modifica el sistema de consulta, presentación y trámite de solicitudes ante el IMPI?
Actualmente, la oficina de marcas y esto no es con motivo de la nueva ley, sino desde mucho tiempo antes querían implementar el tema del registro de las marcas en línea, y es algo que ya lleva tiempo.
Desde ese entonces, la oficina de marcas y el IMPI en general siempre han buscado que todo lo que es el sistema de consulta, todo lo que son las presentaciones de solicitudes y trámites se simplifique y esto es para beneficio de todos los titulares de derechos de propiedad industrial porque al final todo está centralizado en la Ciudad de México, independientemente de las oficinas regionales que se tienen, el hecho de que todos los registros se lleven aquí en la Ciudad de México, teniendo todas las nuevas tecnologías y poder presentar todas las solicitudes en línea simplifica todo.
Desde hace años se ha venido perfeccionando eso y hoy día con esta nueva ley se seguirán buscando beneficios para los titulares aprovechando las nuevas tecnologías.
¿Por qué se aumentó la vigencia de los modelos de utilidad?
La explotación de 10 años es poco tiempo, aunado a los procesos de registro ante el IMPI, que en la mayor parte de los casos se extiende, al haber requerimientos por parte de la autoridad y subsanaciones a dichos requerimientos por parte del solicitante, lo que conlleva a una demora ya sea por errores del solicitante o gestiones del IMPI, que se traduce en un menor plazo de aprovechamiento y explotación de dicho derecho, en consecuencia, el poder ampliarlo a 15 años al final de cuentas le da mayor derecho u oportunidad al titular para explotar su invención antes que caiga en el dominio público.
¿Qué cambió con relación al secreto industrial?
Este siempre había existido en la legislación, pero tenía muchas lagunas por lo que ahora ya se contempla formalmente y marcan sus alcances, sus excepciones y creo que es un gran paso que se dio.
Todavía hay mucho que hacer en el tema, ya que países como Estados Unidos y la Comunidad Europea en los últimos años han tomado seriamente el tema, inclusive hay una nueva ley especial en Estados Unidos y eso nos deja ver la importancia del secreto industrial, que mucha gente no conoce y no le dan la importancia adecuada, pero hoy en día y en un futuro no lejano, el secreto industrial será aún más una figura básica, elemental y de la mayor importancia en el medio de la propiedad intelectual.
Por lo tanto, esta nueva ley al contemplar los secretos industriales es muy buena; sin embargo, vamos a ver que con el tiempo se va a necesitar ahondar más en el tema de los secretos y va a ser una materia que en los próximos años se utilizará más y va a estar en boca de todos. Como queda la nueva ley respecto al tema de los secretos tendremos primeramente que ver cómo se harán efectivos por una violación, ver la reacción de los tribunales y sobre todo del IMPI.
¿Qué son los certificados complementarios de patente y la cláusula Bolar?
Cuando hablamos del certificado complementario, es cuando se está registrando una patente y hay retrasos irrazonables atribuibles al IMPI y que eso se traduzca de más de cinco años entre la fecha en la que se presentó la solicitud de patente y el otorgamiento de esta, el interesado podrá solicitar un certificado complementario para ajustar la vigencia de esta, eso es el famoso certificado complementario en materia de patentes.
El otro punto importante es la cláusula Bolar y esto es que te va a permitir realizar ciertos preparativos que tú necesites para obtener registro sanitario de un medicamento relacionado con una patente que está próxima a vencer. Por ejemplo, está un poco vinculado con el artículo 30 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) que México ha adoptado con esa excepción prevista en ese numeral y es relativa a lo que es el examen que se hace y que también se le conoce como la cláusula Bolar, que establece que se puede solicitar el registro de un genérico respecto a un medicamento, del cual su sustancia o ingrediente activo ya este protegido por una patente siempre y cuando sea con el fin de realizar estudios o pruebas o una producción experimental anterior al vencimiento de la patente, todo esto en el entendido de que tu estas buscando un registro sanitario que se va a otorgar única y exclusivamente cuando la vigencia de esa patente concluya. Aquí lo más importante, es que se busca la implementación de esta excepción en el otorgamiento de registros sanitarios para medicamentos genéricos una vez que esa patente concluya o llegue al término de su vigencia, para que se puedan utilizar estos médicos de una forma mucho más ágil y rápida, eso en términos generales es lo que constituye la cláusula o excepción Bolar, que es un punto importante ahora dentro de la LFPPI.
¿Cómo se modifica el reclamo de prioridades?
En las prioridades también es algo que ya venía contemplándose desde hace tiempo y no solo en el tema de patentes sino también en el de marcas. Y es que muchas veces, como es sabido, se presenta una patente o un registro de marca en un país, que puede ser el de origen y con una fecha anterior a la que se presentó en México, lo que se busca con el reclamo de la prioridad es que se reconozca esa prioridad cuando se solicite el registro de la marca o de la patente en México, y que la oficina de marcas y patentes no reconozca solo la fecha de presentación de México, sino que haga un reconocimiento para que esa fecha de ingreso se considere la que se hizo en el país de origen y eso hace que se gane tiempo para el día de mañana se pueda defender ese uso que se tiene de la patente o de la marca.
Ahora con la nueva ley, en cualquier momento lo que se hace es que ya se podrá solicitar en cualquier momento antes del vencimiento de 30 meses desde la fecha de prioridad, y esto va en relación con el reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes, así que lo que es importante es que ya habla en un plazo de 30 meses desde la fecha de la prioridad y eso es un plazo que a todos nos beneficia en el tema de las patentes.
¿Cómo funciona la figura del disclaimer o elementos no reservables?
Esa figura es muy importante que se entienda y lo que se busca es que se registre como tal la marca, que es todo aquello que sea perceptible por los sentidos, entonces lo que se busca es que se registre la marca; sin embargo, muchas veces cuando se solicita el registro de una marca, por ejemplo, no solo se está registrado el nombre o la denominación, sino que se busca también el diseño del empaque y muchas veces cuando se solicita el registro probablemente, se presente el registro cómo se va a dar a conocer ya al público consumidor en la tienda y eso lleva a que no solo protegen el registro de la marca, sino que trae algunas leyendas o figuras que evidentemente no son registrables como puede ser el contenido neto, el cuadro nutrimental, etc., entonces lo que se busca es que evidentemente todas esas leyendas, figuras o diseños que van dentro de la solicitud y no son materia de registro, se consideran como leyendas no reservables y es algo que se venía trabajando desde antes y medianamente ya estaba contemplado.
¿Cómo incide la reforma en el campo aduanero?
Es un parte fundamental de la materia ya que el campo aduanero siempre ha estado ligado con la propiedad intelectual. En el tema de marcas, principalmente en el ingreso de productos piratas al país. Siempre ha existido una estrecha relación entre el IMPI y la autoridad aduanera. En el procedimiento administrativo ya se prevé que el IMPI ordene la suspensión de circulación de mercancías y que puedan constituir una violación a la nueva ley. Fortalece el papel del IMPI en cuanto impedir la circulación, entrada y salida de mercancías.
En caso de multas en materia de propiedad industrial, estás se considerarán créditos fiscales. ¿Qué impacto tendrá este nuevo tratamiento?
Es parte fundamental de la nueva ley porque están facultando al IMPI para que ya pueda condenar al pago de daños y perjuicios. Anteriormente, el IMPI determinaba la infracción que se cometía una vez que resolvía y consideraba que había una infracción, se cuantificaba la misma y era un pago que se hacía a la tesorería.
Posteriormente, una vez que quedaba firme la sentencia, después de pasar por todo el proceso, ya uno estaba facultado para ir por la vía civil por el tema de daños y perjuicios y eso evidentemente durante muchos años ha sido el dolor de cabeza para todos, porque son juicios que duran cuatro o cinco años.
Hoy con la nueva ley, se está facultando al IMPI para que ya pueda dictar resoluciones para condenar el pago de daños y perjuicios por las violaciones a un derecho en la materia de propiedad industrial e insisto ya contemplando que no podrá ser este menor al 40 % del valor de las ventas que hayan tenido.
Lo que resulta interesante es que tanto esa infracción como el tema de la resolución respecto al monto de los daños y perjuicios, hoy en día, ya con la nueva ley se están considerando ahora como créditos fiscales y eso al final de cuentas, ejerce una mayor presión hacia el infractor para que realmente se puedan cobrar. Ello sin dejar de lado que también eso dará pie a muchas controversias y habrá que estar pendientes de los criterios que puedan surgir a raíz de esto.
