El conocimiento es poder, es así que en la actualidad muchas empresas deben su éxito a la información y conocimiento que tienen sobre la industria o negocio al que se dedican y que los hace destacar de sus competidores. A pesar de que este conocimiento es necesario para que una compañía pueda emprender un negocio, diseñar, fabricar, emplear, mantener o comercializar sus productos o servicios, en ocasiones, dada su incorporeidad, no encuentra amparo en una patente, modelo de utilidad, diseño industrial o derechos de autor, o bien, aunque sea factible se decide que no merece la pena solicitar un registro; sin embargo, la información o conocimiento es tan valioso que de revelarse la organización podría sufrir consecuencias económicas y jurídicas negativas y por eso se busca mantenerla lejos del alcance de todos.
Para evitar la fuga de dicha información existe el secreto industrial, una figura de propiedad industrial que pese a no ser registrable y por tanto no otorgar un derecho exclusivo declarado y publicado, salvaguarda indirectamente a su titular contra cualquier acceso o divulgación no autorizada.
En el derecho mexicano esta institución encuentra sus antecedentes en 1835 con el Código Penal de Veracruz que sancionaba su divulgación. Posteriormente, en 1970 la Ley Federal del Trabajo (LFT) agregó a la lista de obligaciones de los trabajadores el guardar escrupulosamente los secretos de los cuales tuvieran conocimiento por razón del trabajo que desempeñaran.
Fue hasta 1991, a través de la Ley de Propiedad Industrial, que se creó una regulación especial para la protección del secreto industrial; no obstante, esta era escasa en comparación con otras legislaciones internacionales. Es por ello que en 2020 con la emisión de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), se hicieron distintas adecuaciones a la institución, encaminadas especialmente a amplificar su concepto y establecer nuevos tipos penales relacionados con la divulgación y apropiación indebida.
Actualmente el secreto industrial también está previsto en otros ordenamientos, como el Código Penal Federal, la LFT, el Código Civil Federal (CCF), la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El hecho de que el secreto industrial sea una figura de propiedad industrial que no tiene un registro como las demás, a menudo genera dudas sobre sus alcances legales. Por tal motivo, en el presente trabajo se tratarán sus nociones básicas, para después profundizar sobre los aspectos relacionados con su conservación y apropiación indebida.
Concepto
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), define a los secretos comerciales como derechos de propiedad intelectual sobre información confidencial que pueden ser vendidos o concedidos en licencia.
Bajo la LFPPI, es toda la información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma, pudiendo constar en documentos, o medios electrónicos.
Información protegida bajo el secreto
La materia objeto de los secretos industriales es bastante amplia, pudiendo abarcar desde información de orden técnico como una fórmula de fabricación, hasta información de tipo comercial como perfiles de consumidor.
Sobre este tema, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en el criterio de rubro SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS, disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Administrativa, Libro 29, Tomo III, p.2251, Tesis: I.1o.A.E.134 A (10a.), Tesis Aislada, Registro: 2011574, abril 2016, señaló algunos ejemplos, tales como:
conocimientos técnicos de una empresa
métodos de evaluación de costos
secretos y procesos de producción
fuentes de suministro
cantidades producidas y vendidas
cuotas de mercado
bases de datos de clientes y distribuidores
información comercial y de ventas, y
estructura de costos y precios
No obstante, no es lo único que puede protegerse; cualquier clase de información puede ser considerada como un secreto industrial siempre que cumpla con ciertos elementos, tal y como se verá más adelante. La decisión de qué información no se desea dar a conocer a la competencia y por tanto guardar y otorgarle el carácter de secreto industrial dependerá de cada persona.
Elementos de existencia
Del concepto previsto por la LFPPI y el Capítulo 20 del T-MEC, se desprende que para que un conocimiento o una determinada información pueda denominarse secreto industrial, debe reunir los siguientes requisitos:
ser confidencial: en el sentido de que no sea generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión
constar en medios físicos o electrónicos: que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares
tener una aplicación industrial o comercial
que represente una ventaja competitiva o económica frente a terceros: es decir, que tiene un valor comercial real o potencial por ser secreta, y
que sobre la información se hayan adoptado los medios suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido
Los cinco elementos son obligatorios; si alguno deja de existir, el secreto industrial también lo hará.
Información que no constituye un secreto
En contraste, la LFPPI enlista de forma expresa aquello que no constituye secreto industrial, esto es, la información que:
sea del dominio público: no se contempla en esta índole a la información que es divulgada por disposición legal, aquella que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad
que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, y
la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial
¿Registro?
A diferencia de otras instituciones de propiedad industrial, no hay un proceso oficial de registro para el secreto industrial. Esto se debe a la propia naturaleza de la información, pues al ser confidencial sería ilógico y riesgoso difundirla para su posible registro.
Al no otorgar un derecho exclusivo, la regulación que hace la LFPPI en relación con esta institución está encaminada a impedir su revelación o apropiación indebida y proteger a su titular por la violación del mismo, sancionando las conductas ilícitas y permitiendo que exija la reparación del daño y perjuicio causado.
Ámbito territorial y temporal
El secreto industrial no tiene un plazo de vigencia, su duración será el tiempo en que el titular mantenga el interés de resguardar su confidencialidad. Tampoco existe una territorialidad en la materia, como en el caso de las marcas, patentes, o diseños industriales.
Cotitularidad
A pesar de que no está expresamente reconocido por la LFPPI, se estima que conforme al principio de libertad contractual, son válidos los acuerdos que establezcan una cotitularidad del secreto industrial. Las pautas para ejercer los derechos inherentes quedarán al arbitro de las partes; sin embargo, se recomienda que se regulen por lo menos los siguientes aspectos:
forma en que cada participe podrá explotar el secreto
medidas adoptadas para la conservación de la información
ejercicio de las acciones legales en defensa del secreto, y
autorización para la cesión, trasmisión o licencia
Transmisibilidad
El secreto industrial es sujeto de trasmisión a título definitivo, cesión o licencia de uso. A través de la licencia el titular del secreto autoriza a un tercero para que utilice y explote esta información a cambio de una contraprestación o no, pudiendo limitar los alcances temporales y legales.
De igual forma, la autorización para explotar el secreto industrial puede venir inmersa en contratos regulados; por ejemplo, en la franquicia, donde es común que existan cláusulas relativas a la utilización y confidencialidad de los manuales de sistemas, operativos, administrativos y comerciales del negocio considerados como secretos industriales.
Debe subrayarse que el pago de la regalía a cambio del uso del secreto industrial no facultan al licenciatario a su divulgación, por lo que tendrá que tomar las medidas de previsión señaladas en el contrato para su resguardo.
Deber de protección
La salvaguarda del secreto industrial no solo está a cargo de su titular, sino de toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a este, y sobre la cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad.
Trabajadores
La fuga de información en la mayoría de los casos se da en el interior de la compañía. Esto demuestra la importancia de celebrar convenios de secrecía y confidencialidad con los empleados desde el inicio de la relación de trabajo, a fin de comprometerlos a no difundir información de carácter secreto, y de ser así, se puedan ejercitar las acciones legales respectivas.
Este deber de secrecía no se extingue con la terminación de la relación laboral, pero en caso de incumplimiento, la vía idónea para exigir la responsabilidad del antiguo trabajador será la administrativa, civil o penal y no la laboral.
Por otra parte, el artículo 167 de la LFPPI, establece que la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de esta, se considerará responsable de apropiación indebida.
Relaciones comerciales
En ocasiones para la prestación de un servicio y el cierre de un negocio, las compañías se ven obligadas a revelar parte de sus secretos a los proveedores y contratistas. Por ello es importante que se estipulen las bases en que el tercero empleará la información, al igual que su deber de guarda.
Rescindido el contrato que dio origen a la transferencia del secreto se deberá devolver cualquier documentación que lo contenga y la obligación de mantener la confidencialidad perdurará, tal y como lo dispone el criterio de rubro: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, LA GUARDA DE SECRETOS COMERCIALES O INDUSTRIALES NO CESA POR HABER TERMINADO EL CONTRATO DE, disponible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. volúmen 109-114, Sexta Parte, pág. 222, Tesis Aislada, Registro: 252597, 30 junio 1978.
Autoridades
Las autoridades también tienen la obligación de tomar previsiones respecto a la divulgación del secreto industrial. En cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con esta figura o en donde se requiera que alguno de los interesados divulgue información de esta índole, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias, a petición de parte o de oficio, para impedir su divulgación no autorizada a terceros ajenos a la controversia y garantizar su confidencialidad.
Además de las autoridades, las partes, sus representantes o autorizados para oír y recibir notificaciones, los testigos, peritos o cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial o administrativo relacionado, deberá mantener su confidencialidad.
En materia de transparencia y acceso a la información, el secreto industrial es considerado de carácter confidencial; en consecuencia, en términos del dispositivo 116 de la LGTAIP, no está sujeto a temporalidad alguna y únicamente podrán tener acceso a él los titulares del mismo, sus representantes y los servidores públicos.
Confidencialidad de la información
Las medidas que adopte el titular de un secreto industrial son de vital importancia a la hora de alegar una violación, toda vez que tomar “medidas suficientes” para mantener secreta la información es una condición esencial para determinar la existencia del secreto; por ende, los mecanismos que se deberán implementar para preservar la secrecía, deben ser tanto legales como técnicos, como se puntualiza en líneas posteriores.
Acuerdos o cláusulas de confidencialidad
En cuanto a medidas legales, los convenios de confidencialidad son uno de los instrumentos principales a los que recurren las empresas para proteger la información. A través de ellos, los terceros se comprometen a guardar el secreto industrial, no usar ni aprovechar la información proporcionada para fines distintos a los establecidos en la relación, ni realizar competencia desleal para sí o para terceras personas.
Aunque la redacción de los acuerdos queda al arbitro de las partes, existen elementos comunes que no deben olvidarse. Entre los aspectos más importantes se encuentran los siguientes:
Objeto
Describir la información propiedad de la compañía, a emplear por el tercero y que ha de resguardarse.
Para los efectos del presente convenio, la “Información confidencial” o “secreto industrial” incluirá (precisar la información a detalle pero sin revelar aspectos confidenciales), así como toda la información que tenga o pueda tener valor comercial u otra utilidad en el negocio y que las partes identifiquen como confidencial.
Propiedad de la información confidencial
Especificar de quién es la propiedad del secreto industrial y prohibir la cesión de los derechos derivados de este.
La información confidencial es propiedad exclusiva de la “Parte A”. En ningún caso podrá entenderse en virtud del presente convenio que el intercambio de información supone una cesión o licencia de derechos sobre la misma.
Deber de sigilo
Establecer el compromiso del tercero de adoptar las prevenciones necesarias para que la información definida y utilizada con motivo del negocio se mantenga como confidencial.
La “Parte B” se obliga a tomar las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad y acceso restringido de la información que constituya secreto industrial, y en especial a:
a. Utilizar la información de forma reservada
b. Impedir la copia o revelación de esa información confidencial a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita del titular y únicamente en los términos de tal aprobación
c. Restringir el acceso a la información confidencial a sus respectivos empleados, asociados, subcontratados y a cualquier persona que, por su relación con las partes, pueda o deba tener acceso a la información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad
d. No divulgar ni comunicar la información confidencial que sea facilitada por la “Parte A”, ni intercambiada durante el negocio
e. Utilizar la información confidencial o fragmentos de esta exclusivamente para los fines de la ejecución del presente acuerdo, absteniéndose de cualquier otro uso.
Retorno de la información confidencial
El tercero deberá comprometerse a devolver la información que constituya secreto industrial, una vez concluida la relación con el titular.
Una vez extinguido el presente convenio, en un plazo de (establecer la periodicidad) desde la extinción, la “Parte B” devolverá la información confidencial y destruirá cualquier copia, resumen, sinopsis, sumario, extracto, modificación, transformación o traducción de la información confidencial que hubiera realizado.
Duración
Establecer la vigencia de la secrecía sobre la información.
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma pero extiende sus efectos a la información confidencial revelada con anterioridad. No obstante de la extinción de la relación principal entre las partes, las obligaciones de confidencialidad y no uso de la información confidencial no se extinguirán y continuarán en vigor hasta en tanto la información confidencial no sea de dominio público sin que en ello haya mediado incumplimiento de las obligaciones del presente convenio.
Responsabilidad
Determinar las consecuencias legales a las que se enfrentará el tercero en caso de revelar el secreto industrial o incumplir el acuerdo de confidencialidad.
La “Parte B” reconoce que cualquier divulgación y uso no autorizado de la información confidencial puede causar daños y perjuicios a la “Parte A”. Por ello, las partes acuerdan que la “Parte A” tendrá derecho a ejercitar las acciones civiles, administrativas y penales correspondientes, así como a reclamar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o ante los tribunales competentes la obtención de una indemnización por los daños y perjuicios que tal divulgación y uso no autorizado le haya generado y en general por cualquier incumplimiento del presente convenio.
La “Parte B” será responsable ante el incumplimiento del presente convenio, ya sea por sí, sus empleados, asociados, o cualquier otra persona a la que hubiera revelado la información confidencial.
Seguridad tecnológica
El avance acelerado de las tecnologías de la información y comunicación han potencializando la apropiación de los secretos industriales. Hoy en día han quedado atrás las tácticas de robo a través de copias de la información en CD o USB, basta que los delincuentes detecten una brecha de seguridad en los sistemas de información de las compañías para acceder sin autorización.
La facilidad con la que se pueden transferir los datos en el mundo, tiene implicaciones importantes en la manera en que actualmente las empresas protegen su información secreta, pues los acuerdos de confidencialidad y los mecanismos de seguridad física resultan insuficientes para garantizar una protección real y efectiva.
Ahora es necesario implementar distintas técnicas y herramientas tecnológicas, tales como la criptografía, protocolo PGP, antimalware, IAM Identity, entre otros, para respaldar el cifrado de la información, aumentar la privacidad de los correos electrónicos y videoconferencias, detectar software malicioso o controlar los accesos a la nube.
Acreditamiento del secreto industrial
Como ya se ha reiterado, al ejercitar una acción legal por apropiación indebida, primeramente debe demostrarse que la información materia del reclamo constituye un secreto industrial. Al no contar con algún título que le atribuya este carácter, el interesado deberá valerse de diversos medios de prueba; por ejemplo:
inspecciones oculares, judiciales o ministeriales que pongan de manifiesto que la información estaba debidamente resguardada y que el acceso a ella era sumamente restringido para el personal y terceros
periciales que revelen que los sistemas de cómputo en el que se almacena dicha información y en general, los procesos operativos y administrativos con que cuenta la empresa son seguros
periciales para comprobar la exclusividad de la información, pues aunque puede ser desconocida para el público en general, en ocasiones es fácilmente conocida dentro de la industria o sector respectivo, o
periciales a cargo de expertos en temas de tarifas y ventajas competitivas, para probar que la información es útil para los competidores, y por tanto, que representa una ventaja o desventaja económica o competitiva
Violación del secreto industrial
La forma en que el Estado protege al secreto industrial es castigando su apropiación indebida desde la óptica laboral, administrativa y penal, entendiéndose a la misma como la adquisición, uso o divulgación de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de forma contraria a dichos usos y costumbres.
Infracción
En materia administrativa, el artículo 386 de la LFPPI, considera como infracción “apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.”
En este sentido no se considerará apropiación indebida:
el descubrimiento o la creación independientes de la información que se reclame como un secreto industrial
la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial, y
la adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto
Delito
El secreto industrial también está protegido en el ámbito penal, a través del precepto 402 de la LFPPI, que establece los siguientes tipos penales:
divulgar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un
beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secretoapoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce su control legal, y
apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio, sin consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado; con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio económico para sí o para un tercero
Acciones legales
El afectado por una apropiación indebida, podrá ejercitar acciones legales; siendo el responsable acreedor a las siguientes sanciones;
en materia administrativa: de cometerse la infracción de apropiación indebida, el IMPI podrá imponer una multa hasta por el importe de 250,000 veces la UMA, así como una multa adicional hasta por 1,000 veces la UMA, por cada día que persista la infracción. También podrá optar por la clausura temporal por 90 días o la clausura definitiva atendiendo a la gravedad de la conducta incurrida (art. 386, LFPPI)
en materia penal: a quien cometa alguno de los delitos relacionados con el secreto industrial se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de 1,000 a 3,000 veces la UMA al momento en que se cometa el ilícito (art. 402, LFPPI)
en materia laboral: cuando el subordinado divulga por algún medio la información confidencial, el patrón podrá rescindir el vínculo de trabajo (art. 47, fracc. IX, LFT), y
en materia civil: el titular podrá exigir la reparación del daño y perjuicio ocasionado. Cabe señalar que una de las reformas más notorias en la LFPPI es que ahora la indemnización puede ser reclamada ante IMPI, una vez concluido el procedimiento administrativo o directamente ante los tribunales civiles sin necesidad de declaración administrativa previa (arts. 1910, Código Civil Federal y 396, LFPPI)
Prescripción
La acción para reclamar los daños causados por las violaciones al derecho del secreto industrial que constituyan infracciones en términos de la LFPPI, prescriben en dos años contados a partir de la fecha en que el IMPI haya declarado una infracción administrativa y esta sea exigible.
Comentarios finales
Hoy por hoy las empresas han aumentado su enfoque en el secreto industrial convirtiéndolo en un activo muy valioso para aquellos que buscan proteger los conocimientos técnicos y la información empresarial que no se puede o no se desea registrar bajo otras figuras de propiedad industrial, o bien, cuando se necesita una herramienta complementaria para proteger algún invento.
En caso de que se recurra a esta institución, el interesado deberá mantener secreto sus secretos. Primeramente porque la LFPPI requiere que sobre la información se hayan adoptado los “medios suficientes” para preservar su confidencialidad y acceso restringido; sin embargo, lo que constituye “medios suficientes” no está definido, generando incertidumbre jurídica en los titulares, y ocasionando que en un intento por acreditar este elemento adopten medidas y esfuerzos extremos más allá de lo razonable para mantener su confidencialidad, lo que se traduce en inversiones considerables de dinero, sobre todo tratándose de la protección de la información a nivel digital. Si un titular ha tomado o no “medios suficientes” para proteger su secreto, es sin duda un tema muy controvertido.
En segundo lugar, ya que una sola divulgación de la información puede resultar en la pérdida del secreto, destruyendo todo el valor y utilidad que tenía para la empresa, pues finalmente la información que era confidencial ya es conocida en el mercado y las ventajas competitivas que esta ofrecía desaparecen con su divulgación.
A pesar de implementar los mecanismos de salvaguarda, nunca se estará completamente exento de las prácticas desleales, el robo de información, el espionaje económico o el incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, Por ello, resulta esencial que ante el primer indicio de la fuga de información de inmediato se realicen las investigaciones correspondientes, y en su caso, se inicien las acciones de defensa pertinentes.
La indemnización por reclamos de secretos industriales en otras partes del mundo; por ejemplo, en Estados Unidos, son significativas. Desafortunadamente en México, el escenario es distinto; hasta antes de la entrada en vigor de la LFFPI se requería una declaración de infracción administrativa para solicitar la reparación del daño por la vía civil, de esta forma podían pasar años para que el titular obtuviera una compensación, provocando que las acciones legales fueran mínimas.
Se espera que con los cambios a la LFPPI, se logre una efectiva defensa de los secretos industriales para que la utilidad de esta figura sea tan exitosa como en otros países.
