¿De qué va la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?

El 1o. de julio de 2020, la Secretaría de Economía dio a conocer en el DOF, el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). Este nuevo ordenamiento es resultado de los compromisos adquiridos por México en el T-MEC para lograr una legislación que se adecue a las necesidades comerciales y al entorno digital que prevalece hoy en día. 

Así, la inserción de esta normativa trae consigo una serie de cambios sustanciales en la forma que actualmente se regula la propiedad industrial. Es por ello que en el presente trabajo se indicarán las modificaciones más relevantes.

Aspectos generales 

Objetivo

La LFPPI tendrá como nuevos objetivos, los siguientes:

• promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos útiles

• regular los secretos industriales, y 

• fomentar la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país

Supletoriedad

Habrá un nuevo orden de supletoriedad para la LFPPI; en primer término será la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y posteriormente el Código Federal de Procedimientos Civiles (art. 3).

Autoridad

Se reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)como una autoridad fiscal a efectos de fortalecer sus facultades para determinar multas. De igual forma se le dota de nuevas facultades, tales como (art. 5):

• requerir información y datos en la práctica de visitas de inspección

• determinar en cantidad líquida el monto de las multas y accesorios que imponga

• exigir el pago de los créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución

• condenar al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado, y cuantificar el monto de la indemnización respectiva

• solicitar el auxilio de la fuerza pública federal, estatal o local, o de cualquier institución civil o armada para hacer cumplir sus determinaciones

• fungir como perito cuando se le solicite

• difundir información derivada de las patentes, registros, publicaciones, declaratorias, etc., y

• establecer reglas para la gestión de trámites electrónicos

Trámites digitales

Se regula la presentación y trámite de solicitudes a través de medios de comunicación electrónica, así como el uso del correo electrónico y la firma electrónica; los cuales producirán los mismos efectos y tendrán igual valor probatorio que aquellos firmados autógrafamente; además, para iniciar el trámite será indispensable proporcionar un correo electrónico (arts. 15 y 17).

Notificaciones

Como lo ya lo viene haciendo, el IMPI a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial notificará todas sus resoluciones, requerimientos y demás actos relacionados con el trámite de patentes, registros, publicaciones nacionales y conservación de derechos; la novedad es que una vez efectuada la notificación se enviará un aviso informativo al interesado que contenga la fecha, el número de oficio, la descripción general del asunto y el enlace electrónico del documento; sin embargo, aún no se determina el medio por el que se dará a conocer el aviso, y la notificación se entenderá realizada con su sola publicación en la gaceta, con independencia del envío y recepción del referido aviso.

Para los trámites digitales las notificaciones se realizarán de conformidad con el acuerdo que se emita al efecto (arts. 19 y 20).

Publicidad

A la fecha los expedientes relacionados con el registro de derechos de propiedad industrial están abiertos para todo tipo de consultas y promociones. Con la LFPPI, esto no aplicará cuando sean archivos que contengan secretos industriales o información confidencial (arts. 22, 23 y 24).

Representación

Actualmente, los representantes legales pueden acreditar su personalidad con una manifestación bajo protesta de decir verdad de contar con facultades suficientes para actuar, siempre y cuando se trate de la misma persona desde el inicio hasta la conclusión del trámite; no obstante, esta modalidad no será aplicable para las solicitudes de limitación de productos o servicios, cancelación u oposición de un registro o publicación (art. 27).

Invenciones

Reclamo de prioridades

Se modifican los términos para hacer valer en derecho de prioridad de una patente o registro en México, ahora serán de:

• 12 meses: para invenciones y modelos de utilidad, y

• seis meses: en el caso de diseños industriales

Las solicitudes de prioridad no podrán ser afectadas respecto del estado de la técnica o alguna circunstancia posterior a la fecha de presentación, y solo amparará la materia contenida en dicha solicitud, por lo que si se reclaman derechos adicionales el reconocimiento solo será parcial (art. 41).

Los requisitos para hacer valer este derecho quedaron mejor precisados; serán los siguientes:

• hacer constar en la solicitud, el país de origen de la prioridad, su fecha de presentación y número de solicitud en ese país, y
• exhibir una copia certificada de la prioridad reclamada, y en su caso, la traducción al español, a más tardar dentro de los tres meses contados a partir de la presentación en México

Se incorpora el retiro de un reclamo de prioridad efectuado en una solicitud internacional, en cuyo caso, se podrá hacer valer en cualquier momento antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, de acuerdo con el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, sin que ello constituya la ampliación de un plazo que haya vencido, incluyendo el de la entrada en fase nacional de dicha solicitud (art. 42).

También, un solo reclamo podrá soportar prioridades múltiples, pero el derecho de prioridad solo amparará a los elementos que estuvieren contenidos en las solicitudes, y su estudio respectivo estará sujeto al pago de las tarifas correspondientes (art. 43).

Creatividad laboral

La regulación para las invenciones realizados por personas sujetas a una relación de trabajo está prevista por la Ley Federal de Trabajo (LFT). En este sentido, la LFPPI determina que si dicha relación tienen origen en una jurisdicción diversa, se regirá por el convenio que para tal efecto se exhiba. Asimismo, el régimen de invenciones de la LFT será extensivo para los sujetos que laboren en instituciones de educación, centros públicos de investigación o entidades públicas que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación (art. 40).

Patentes

Para una mejor compresión de las características que deben cumplir las invenciones para ser patentables, se puntualizaron los siguientes términos:

Estado de la técnica

Se excluye del estado de la técnica para una solicitud, la divulgación de la materia que sea objeto de la misma, realizada por el inventor o su causahabiente de forma directa o indirectamente, o, en su caso, un tercero que haya obtenido dicha información de cualquiera de estos, de forma directa o indirecta, y dentro de los 12 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Reivindicaciones

Se amplía la mención de que el listado de secuencias servirá de apoyo en la interpretación de las reivindicaciones (art. 54).

Qué no será patentable

No podrán ampararse bajo una patente los siguientes elementos (art. 49):

• utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales

• variedades vegetales y las razas animales, salvo en el caso de microorganismos

• procedimientos de:

• clonación de seres humanos y sus productos

• modificación de la identidad genética germinal del ser humano y sus productos cuando estos impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano

• modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de dichos procedimientos, y

• esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales y los productos resultantes de estos procedimientos, sin que afecte a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico 

• métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados a estos, y

• el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen

Uso autorizado de patentes

Se incorpora la excepción para que un tercero haga uso de la información de una patente antes de su vencimiento, con el objeto de realizar de estudios, pruebas y producción experimental necesarios para la obtención de un registro sanitario de medicamentos para la salud humana, dentro de los ocho años anteriores al vencimiento de la vigencia de la patente, si se trata de un medicamento biotecnológico, o tres años anteriores al vencimiento de la vigencia de la patente en caso de un medicamento fármaco químico (art. 57).

Se añadió otro supuesto en el cual los derechos de una patente no serán oponibles, consistente en que un tercero utilice la invención patentada o haya realizado los preparativos necesarios para tal fin, durante el periodo de rehabilitación de la patente, correspondiente a seis meses, en términos del artículo 161 de la LFPPI.

Doble patentamiento

A fin de evitar que se extiendan de forma injustificada los derechos de una patente, el IMPI velará por el dominio público y por impedir el doble patentamiento de una misma invención (art. 50).

Tramitación 

En relación con el trámite de patentes, se hicieron diversas precisiones:

• el expediente de la solicitud será confidencial hasta el momento de su publicación (art. 91)

• el otorgamiento de patente estará condicionado a la presentación del comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título y a la anualidad para la conservación de la vigencia de los derechos relativa a ese año calendario, dentro del plazo de 12 meses (art. 110)

• se indica el contenido de la descripción y resumen de la patente (arts. 96, 98 y 99)

• diferencia entre las reivindicaciones dependientes e independientes (art. 97)

• presentación de solicitudes divisionales (arts. 100 y 102)

• el IMPI no estará obligado a evaluar el cumplimiento de cualquier otro requisito de patentabilidad cuando el impedimento verse sobre:

• defectos que no permitan comprender total o parcialmente la materia de la solicitud

• ausencia de aplicación industrial, y

• materia que no se considere una invención o que no pueda ser objeto de una patente, y

• el IMPI podrá celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de patentes, para facilitar el intercambio y el aprovechamiento del trabajo, relativo a la búsqueda, examen de fondo o su equivalente, incluyendo la asistencia técnica, así como la puesta a disposición de resultados de búsqueda y de examen (art. 118)

Modelos de utilidad

Se extiende el plazo de vigencia del registro de los modelos de utilidad de 10 a 15 años (art. 62).

Diseños industriales

Se protegerán bajo la figura de diseño industrial a los productos artesanales, las secuencias animadas o una interfaz gráfica animada (arts. 60 y 70).

En relación con las solicitudes de registro, se especifican la información que deberá contener la descripción y las reproducciones gráficas o fotográficas. Igualmente, se hicieron otras adecuaciones para simplificar los requerimientos para la presentación de la solicitud de registro (arts. 72 a 75).

Limitación, renuncia y rectificación de derechos

Los titulares de una patente podrá renunciar, o solicitar su rectificación o limitación mientras esté vigente, a través de una solicitud y el pago  de la tarifa respectiva, y de resultar procedente, se publicará en la gaceta (arts. 122 a 124).

Si la rectificación concierne a las reivindicaciones o a los elementos que sirvan para interpretarlas, los errores deberán ser evidentes para un técnico en la materia y el título no podrá ser rectificado de modo tal que se amplíe la protección que este confiere.

La limitación del derecho conferido por una patente o registro de modelo de utilidad, será viable si consiste en la eliminación de una o más reivindicaciones, o la inclusión de una o varias reivindicaciones dependientes en la reivindicación independiente, de la cual dependen. En el caso de los diseños industriales, será procedente cuando los cambios propuestos no eliminen las características que confieren novedad al diseño o no amplíen la protección conferida por el registro 

Por último, las solicitudes se desecharán cuando esté pendiente de resolución un procedimiento relativo a la validez de la patente o registro, o si existe una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o registro, o el reconocimiento de otros derechos sobre los mismos (art. 125).

Certificado complementario

Se incorpora la figura de “certificado complementario”, como una forma de prórroga con el objetivo de adicionar hasta cinco años de vigencia a una patente cuando en su tramitación existan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al IMPI que se traduzcan en un plazo de más de cinco años, entre la fecha de presentación de la solicitud y el otorgamiento de la patente (arts. 126 al 136).

Licencias y transmisión de derechos

Se elimina la obligatoriedad de inscribir licencias de explotación para que surtan efectos ante terceros; sin embargo, podrá llevarse a cabo la inscripción si así lo deciden los interesados (art. 138).

Nulidad y caducidad de registros y patentes

Se delimitan las causales de nulidad para los modelos industriales, diseños de utilidad y esquemas de trazado (arts. 153 a 156).

Por otro lado, se indica que en la gaceta se dará a conocer la información de uso libre o que se encuentra en el dominio público, porque las solicitudes, patentes o registros no llegaron a constituir el derecho exclusivo, o una vez otorgado caducó, y la información tecnológica que se encuentre en el estado de la técnica (art. 151).

Nulidad parcial

Se adiciona la figura de nulidad parcial para afectar solo una parte de la patente o registro; como consecuencia de esta determinación, se asentará en el título respectivo una anotación marginal, en la que consten las modificaciones a este, y las causas que la originaron (arts. 154 y 258).

Secretos industriales

La nueva ley amplifica la regulación el concepto de secreto industrial, como se muestra a continuación.

Ahora tendrá esa naturaleza toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma, pudiendo constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.

¿Qué información no se considerará secreto industrial?

• la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza 

• aquella que sea del dominio público. No se entenderá que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, la información que se proporcione a la autoridad para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones o registros, y

• la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial (art. 163)

Apropiación indebida

La apropiación indebida de un secreto industrial se configurará con su adquisición, uso o divulgación de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo el uso divulgación de un tercero que sabía, o tuviera motivos razonables para saber que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres, con excepción de (art. 163):

• el descubrimiento o la creación independiente de la información que se reclame como secreto industrial

• la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que está lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeta a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial, y

• la adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que dicha información era un secreto industrial 

Protección

En cualquier procedimiento judicial o administrativo en donde se requiera que un secreto industrial se divulgue las partes, sus representantes o autorizados, los funcionarios públicos, testigos o cualquier otro sujeto que intervenga en el proceso, podrán usar o divulgar el secreto.

Marcas y nombres comerciales

Los cambios más relevantes en relación con estos signos son:

• la vigencia de 10 años del registro de una marca o nombre comercial empezará a contar a partir de su otorgamiento, y no a partir de la presentación de la solicitud como lo dispone la LPI abrogada (arts. 178 y 211)

• se impedirá el registro de aquellos que no cumplan con su función distintiva (art. 173)

• al momento de solicitar el registro de la marca o su renovación, el interesado declarará bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que ofertará se encuentran libre de engaño o mala fe, y en caso de que el IMPI advierta que viola las disposiciones legales podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad (art. 178)

• se establecen los casos en los que será cancelada una marca de certificación (art. 189)

• para el trámite de registro de marcas notoriamente famosas, se eliminaron diversos requisitos para el llenado de la solicitud (art. 192)

• se adicionó la figura de “elementos no reservables”, entendidos como aquellos que carecen de poder distintivo al referirse a elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca (art. 216)

• tratándose de marcas colectivas cualquiera de los cotitulares podrá iniciar las acciones de defensa de sus derechos, salvo estipulación en contrario (art. 217)

• se simplifica el trámite de registro de una marca, así como de las oposiciones existentes (arts. 220 a 235)

• para la renovación del registro de marca, si el interesado es el beneficiario de un gravamen inscrito ante el IMPI no será necesario declarar el uso real y efectivo de dicha marca (art. 237)

• en caso de no realizar la renovación del registro dentro del plazo legal, este caducará de pleno derecho, por lo que no será necesario la declaración de la autoridad (art. 238), y

• se prevé la improcedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro cuando verse sobre los mismos argumentos planteados en el procedimiento de oposición de una solicitud de registro de marca (art. 259)

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Todas las denominaciones de origen que sean declaradas deberán contar con una Norma Oficial Mexicana específica, y el IMPI acreditará a la persona responsable de certificar su cumplimiento, para efectos de la cancelación de la autorización de uso (arts. 264, 289 al 295 y 312).

Se precisa el concepto de indicaciones geográficas, ahora tendrán dicho carácter la (art. 265):

• zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma

• referencia que indique un producto como originario de la misma, o

• combinación del nombre de un producto y una zona geográfica

El Congreso de la Unión podrá solicitar la declaración de protección de una denominación de origen, siempre y cuando la propuesta sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes (art. 273).

Procedimiento de declaración administrativa

Alegatos

Se regula la presentación de alegatos y el plazo de 10 días para hacerlo (art. 341).

Medidas provisionales

El IMPI podrá imponer medidas provisionales de oficio, sin necesidad de cumplir con el requisito de fianza. Asimismo, se prevé la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito, y el bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación de los derechos de los titulares como nuevas medidas (arts. 344 y 345)-

Inspección

Las visitas de inspección podrán practicarse en plataformas digitales (art. 358). En relación con el aseguramiento de bienes, si no se designa a un depositario, los productos se concentrarán en el IMPI. En caso de que se declare que se cometió una infracción administrativa, el IMPI otorgará a las partes un plazo de 15 días para que manifieste su acuerdo sobre el destino de los bienes asegurados; de lo contrario, podrá ordenar su donación a las dependencias de la administración pública, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, o su destrucción sin compensación alguna (arts. 365 y 368).

Notificaciones

Se crea un capítulo para regular los distintos tipos de notificaciones que se practicarán en los procedimientos (arts. 367 a 371).

Conciliación

Se establecen las siguientes reglas para la conciliación de las partes (arts. 373 a 385):

• podrá ser solicitada en cualquier etapa procesal, siempre que no se emita la resolución 

• el IMPI no se pronunciará sobre cuestiones de fondo, quedando bajo la responsabilidad de los interesados los acuerdos que se adopten 

• aquel que solicite la conciliación deberá presentar la propuesta conciliatoria. Una vez admitida, el IMPI dará vista a la contraparte para que manifieste su aceptación o negativa, y en su caso presente una contrapropuesta

• se permitirán máximo dos reuniones de negociación y se llevarán a cabo en las oficinas del IMPI, levantándose al efecto un acta circunstanciada y firmada por los intervinientes

• si se aplicaron medidas provisionales, el convenio deberá indicar el destino de las garantías exhibidas y el destino de los bienes asegurados, y

• el convenio resultante de la conciliación pondrá fin al procedimiento de declaración administrativa de infracción y tendrá el carácter de cosa juzgada 

Infracciones y sanciones

Se adicionaron nuevas infracciones, tal y como se muestra a continuación (art. 386, fracc. XIV, XV, XXVII y XVIII):

• apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal

• producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal

• usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la república,  y 

• usar un nombre comercial idéntico o uno semejante en grado de confusión a otro previamente utilizado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la república

Por otra parte, se eliminó el arresto administrativo como parte de las sanciones, pero se incrementó el monto de las multas, que ahora podrán llegar a ser de hasta 250,000 veces la UMA ($21,720,000.00 para 2020), así como una multa adicional hasta por el importe de 1,000 veces la UMA, por cada día en que persista la infracción ($86,880.00 para 2020) (art. 388).

Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de la conducta u omisión en que hubiera incurrido el infractor, sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición.

Las multas impuestas por el IMPI serán consideradas créditos fiscales y se ejecutarán por este, en su carácter de autoridad fiscal, bajo el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación (art. 393).

Daños y perjuicios

La indemnización no podrá ser inferior al 40 % del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado, y este podrá reclamarla ante (art. 396):

• el IMPI una vez concluido el procedimiento administrativo, o
• los tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa

Para determinar el monto de la indemnización se tomará en cuenta la fecha en que se haya acreditado la infracción y, a elección del titular afectado, cualquier indicador de valor legítimo presentado por este, incluyendo (art. 397):

• el valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor
• las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción
• las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
• el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido

La acción para reclamar daños y perjuicios se llevará a través de un incidente y seguirá las disposiciones aplicables para el procedimiento administrativo de ejecución relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y  prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que se haya declarado la infracción administrativa (arts. 398 y 399).

Delitos

Se modificaron los siguientes tipos penales (art. 402):

De igual forma se incluyó el siguiente delito: “apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio, sin consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado; con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio económico para sí o para un tercero”.

Para que se ejercite la acción penal, se requerirá que el IMPI en un plazo que no exceda de 30 días hábiles emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Comentarios finales

La LFPPI entrará en vigor a los 90 días hábiles siguientes al de su publicación en el DOF. Respecto a la LPI abrogada, seguirá aplicando exclusivamente para los delitos cometidos durante su vigencia, y todos los registros y patentes que se otorgaron conforme a esta norma, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento.

Cabe destacar, que en tanto se expide el reglamento de la LFPPI, continuará en vigor, en lo que no se oponga, el Reglamento de la LPI.